АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД М. КИЄВА
Справа № 22-16022/12 головуючий у1-й інстанції - Зінченко С.В.
доповідач - Усик Г.І.
Р І Ш Е Н Н Я
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 листопада 2012 р. Колегія суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду м. Києва в складі:
головуючого: Усика Г.І.
суддів:Нежури В.А., Соколової В.В.
при секретарі: Штефюк О.А.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника Амазон Юроп Холдинг Текнолоджиз еССіеС на рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 25 вересня 2012 р. у справі за позовом Амазон Юроп Холдинг Текнолоджиз еССіеС до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_6 про визнання недійсним свідоцтва та зобов'язання вчинити дії,
в с т а н о в и л а:
У січні 2012 р. Амазон Юроп Холдинг Текнолоджиз еССіеС звернулося з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_6 про визнання повністю недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1, та просило зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 та здійснити про це відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».
Свої вимоги обґрунтовувало тим, що Амазон Юроп Холдинг Текнолоджиз еССіеС є власником торговельної марки ІНФОРМАЦІЯ_2 за свідоцтвом України НОМЕР_2 від 15.11.2012 р., яке є чинним на території України з 15.09.1999 р. Зазначена торговельна марка зареєстрована для послуг 35, 39 та 42 класів МКТП.
26.04.2011 р. Державною службою інтелектуальної власності України зареєстровано торговельну марку ІНФОРМАЦІЯ_1 для послуг 35 класу МКТП, та видано свідоцтво України НОМЕР_1 на ім'я - ОСОБА_6
Посилаючись на невідповідність торговельної марки ІНФОРМАЦІЯ_1 за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 умовам надання правової охорони, з підстав передбачених абз.2 п.3 ст.6 та абз.5 п.2 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», відповідно до яких не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є
· тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на імя іншої особи для таких самих або споріднених товарів і послуг,
· є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу,
позивач просив визнати зазначене свідоцтво недійсним повністю відповідно до п. «а» ч.1 ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг.
Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 25.09.2012 р. в задоволенні позову відмовлено.
В апеляційній скарзі представник Амазон Юроп Холдинг Текнолоджиз еССіеС просив рішення суду скасувати та ухвалити нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги Амазон Юроп Холдинг Текнолоджиз еССіеС в повному обсязі, посилаючись на неповне з'ясування судом обставин, що мають значення для справи, невідповідність висновків суду обставинам справи та неправильне застосування норм матеріального і процесуального права, що призвело до постановлення незаконного і необґрунтованого рішення.
Зазначав, що відмовляючи в задоволенні позову суд не звернув увагу на те, що позивач посилався на дві різні правові підстави для визнання оскаржуваного свідоцтва недійсним, а тому висновок суду про відсутність правих підстав для визнання повністю недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 не ґрунтується я к на матеріалах справи, в тому числі суперечить висновку судової експертизи №827 об'єктів інтелектуальної власності від 23.07.2012 р. та не відповідає вимогам закону, зокрема ст.ст. 494,495, 499 ЦК України, п.1 ст.5, п.3 ст6, п.2, ст.6, п.«а» ч.1 ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», п.п.1 п.3 ст.10-bis Паризької Конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 р.
Крім того вказував на те, що суд допустився порушень процесуального закону, не надавши належної правової оцінки зібраним у справі доказам, та залишивши поза увагою часткове визнання відповідачем позовних вимог Амазон Юроп Холдинг Текнолоджиз.
Також зазначав, що висновки суду є суперечливими, оскільки встановивши підстави для визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо частини послуг 35 класу МКТП, суд в порушення вимог ч.1 ст.215 ЦПК України відмовив в задоволенні позовних вимог Амазон Юроп Холдинг Текнолоджиз повністю, не спростувавши посилання позивача та висновок експертів про невідповідність торговельної марки ІНФОРМАЦІЯ_1 умовам надання правової охорони у зв'язку з тим, що вона є такою, що може ввести в оману споживача стосовно особи, яка надає чи надаватиме послуги 35, 39 та 42 класів МКТП з використанням знаку ІНФОРМАЦІЯ_2 за свідоцтвом України НОМЕР_2 стосовно відповідних послуг 35 класу МКТП (абз.5 п.2 ст.6 Закону), що є підставою для визнання оспорюваного свідоцтва недійсним повністю.
В судовому засіданні представник Амазон Юроп Холдинг Текнолоджиз просив задовольнити апеляційну скаргу з наведених у ній підстав.
ОСОБА_6 та представник Державної служби інтелектуальної власності України просили апеляційну скаргу відхилити, посилаючись на те, що її доводи є безпідставними.
Заслухавши доповідь судді, пояснення осіб, які приймали участь в судовому засіданні, перевіривши законність та обґрунтованість рішення суду в межах доводів апеляційної скарги, колегія суддів виходить з наступного.
Судом встановлені наступні обставини та відповідні їм правовідносини.
Амазон Юроп Холдинг Текнолоджиз еССіеС є власником зареєстрованої торговельної марки за свідоцтвом України НОМЕР_2 від 15.11.2002 р., яке є чинним на території України з 15.09. 1999 р. Зазначена торговельна марка зареєстрована для послуг 35, 39 та 42 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг.
Також встановлено, що 26.04.2011 р. Державною службою інтелектуальної власності України зареєстровано торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1» для послуг 35 класу МКТП.
Відмовляючи в задоволенні позовних вимог Амазон Юроп Холдинг Текнолоджиз, суд першої інстанції не взяв до уваги висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності №827 від 23.07.2012 р., пославшись на те, що зазначений висновок викликає сумнів у його правильності з огляду на те, що представник Державної служби інтелектуальної власності з ним не погодився, оскільки на його думку експерти при визначенні спорідненості послуг для яких зареєстровано знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 за свідоцтвом України НОМЕР_1, з послугами для яких зареєстровано знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 за свідоцтвом України НОМЕР_2, виходили з того що такі послуги надаватимуться за допомогою «онлайнової електронної комунікаційної мережі» або «можуть надаватись дистанційно за допомогою телекомунікаційних мереж», або з «надаванням наймання (використанням) онлайнових пошукових баз даних», без урахування у висновку можливості надання таких послуг без використання «онлайнової електронної комунікаційної мережі» або «можуть надаватись дистанційно за допомогою телекомунікаційних мереж», або з «надаванням наймання (використанням) онлайнових пошукових баз даних», що відповідно призведе до розмежування таких послуг, тобто відсутності спорідненості.
Крім того, суд виходив з того, що оскільки відповідно до висновку експертів спорідненість послуг 35 класу МКТП, для яких зареєстрована торговельна марка ІНФОРМАЦІЯ_1 за свідоцтвом № НОМЕР_1 встановлена лише частини послуг 35 ,39, 42 класів МКТП для яких раніше була зареєстрована торговельна марка ІНФОРМАЦІЯ_2 за свідоцтвом НОМЕР_2, а позивач ставив питання про визнання свідоцтва НОМЕР_1 недійсним повністю, то суд виходячи з принципу диспозитивності вважав правильним відмовити в задоволенні позову повністю, оскільки позивачем не було доведено та не надано достатніх доказів для визнання спірного свідоцтва недійсним повністю саме відносно усіх послуг.
З таким висновком суду погодитись неможна, оскільки суд до нього дійшов внаслідок неправильного застосування норм матеріального та процесуального права.
Відповідно до п. «а» ч.1 ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.
В позовній заяві Амазон Юроп Холдинг Текнолоджиз ставив питання про визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1, посилаючись на невідповідність зазначеної торговельної марки умовам надання правової охорони, з двох правових підстав, передбачених абз.2 п.3 ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», відповідно до якого «не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг», а також абз. 5 п. 2 цієї статті, відповідно до якого «не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу».
Згідно висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності №827 від 23.07.2012 р. знак ІНФОРМАЦІЯ_1 за свідоцтвом НОМЕР_1, зареєстрований стосовно послуг 35 класу МКТП, є схожим до ступеня змішування зі знаком «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом НОМЕР_2, зареєстрованим стосовно послуг 35, 39 та 42 класів МКТП, при використанні стосовно наступних послуг: «Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; написання рекламних текстів;послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; перевіряння рахунків (аудит); перенаймання приміщень; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); пошук спонсорів; служби працевлаштовування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших».
Знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом НОМЕР_1, зареєстрований стосовно послуг 35 класу МКТП, не є схожим до ступеня змішування зі знаком «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом НОМЕР_2, зареєстрованим стосовно послуг 35, 39 та 42 класів МКТП, при використанні стосовно інших (таких, що не входять до наведеного вище переліку) послуг 35, 39 та 42 класів МКТП, для яких зареєстрований знак за свідоцтвом НОМЕР_2, а саме стосовно таких послуг, як «послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; записування повідомин; послуги послуги щодо звязків з громадкістю; оброблення текстів; передплачування телекомунікаційних послуг для інших".
2. У числі послуг 35 класу МКТП, для яких зареєстрована торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом НОМЕР_1 від 26.04.2011 р., наявні послуги, які є тими самими або спорідненим з послугами 35, 39 та 42 класів МКТП, для яких була раніше зареєстрована торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом НОМЕР_2 від 15.11.2002 р., а саме: «Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання, працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування: експертування на ділову успішність; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; розповсюджування зразків: імпортно-експортні агентства; інвойсування; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; написання рекламних текстів;послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; перевіряння рахунків (аудит); перенаймання приміщень; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); пошук спонсорів; служби працевлаштовування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших».
3. Торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом НОМЕР_1 є оманливою стосовно походження надавача послуг, які надаються в Україні.
Торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом НОМЕР_1 є такою, що може ввести в оману споживачів стосовно особи, яка надає чи надаватиме послуги 35, 39 та 42 класів МКТП з використанням знаку «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом НОМЕР_2, стосовно наступних послуг: «Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки: допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування: експертування на ділову успішність; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; розповсюджування зразків імпортно-експортні агентства; інвойсування; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензування товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; консультування що: керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; написання рекламних текстів;послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; перевіряння рахунків (аудит); перенаймання приміщень; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); пошук спонсорів; служби працевлаштовування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших».
Посилання суду на те, що зазначений висновок експертів викликає сумнів у його правильності щодо спорідненості послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1, та за свідоцтвом України НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 з огляду на висловлені заперечення на цей висновок представника Державної служби інтелектуальної власності, колегія суддів вважає непереконливими, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.6 ст.147 ЦПК України висновок експерта для суду не є обов'язковим і оцінюється судом за правилами, встановленими ст.212 цього Кодексу.
Мотивуючи незгоду з висновком експерта, суд послався на доводи представника Державної служби інтелектуальної власності, які дійсно грунтуються лише на припущенні того, що надання деяких послуг без використання «онлайнової електронної комунікаційної мережі», або «дистанційно за допомогою телекомунікаційних мереж», або з «надаванням наймання (використанням) онлайнових пошукових баз даних», призведе до розмежування таких послуг, тобто відсутності спорідненості.
До того ж зазначена особа є представником відповідача у справі, а тому такі її доводи також підлягають перевірці та відповідній оцінці.
Разом з тим, висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності №827 від 23.07.2012 р. виконаний незалежними експертами, які мають спеціальні пізнання в галузі об'єктів інтелектуальної власності, є неповним та зрозумілим, і не суперечить іншим матеріалам справи, а тому колегія суддів вважає його таким, що може бути покладеними в основу рішення.
Оскільки відповідно до висновку експертів знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом НОМЕР_1, зареєстрований стосовно послуг 35 класу МКТП, не є схожим до ступеня змішування зі знаком «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом НОМЕР_2, зареєстрованим стосовно послуг 35, 39 та 42 класів МКТП, при використанні стосовно інших (таких, що не входять до наведеного вище переліку) послуг 35, 39 та 42 класів МКТП, для яких зареєстрований знак за свідоцтвом НОМЕР_2, а саме: стосовно «послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; записування повідомин; послуги щодо зв'язків з громадськістю; оброблення текстів; передплачування телекомунікаційних послуг для інших", то суд мав би задовольнити частково позовні вимоги Амазон Юроп Холдинг Текнолоджиз про визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1.
Однак виходячи з того, що відповідно до цього ж висновку торгівельна марка ІНФОРМАЦІЯ_1 за свідоцтвом України НОМЕР_1 є такою, що може ввести в оману споживачів стосовно особи, яка надає чи надаватиме послуги 35, 39 та 42 класів МКТП з використанням знаку ІНФОРМАЦІЯ_2 за свідоцтвом України НОМЕР_2 від 15.11.2012 р., то з урахуванням наведеного та положень абз. 5 п. 2 ст.6 та п.«а» ч.1 ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 підлягає визнанню недійсним повністю.
При визнанні свідоцтва або його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.
Зважаючи на викладене, колегія суддів приходить до висновку, що рішення суду першої інстанції підлягає скасуванню з ухваленням у справі нового рішення про задоволення позовних вимог Амазон Юроп Холдинг Текнолоджиз еССіеС.
Керуючись ст. ст. 303, 307, 309, 316 ЦПК України, колегія суддів
в и р і ш и л а:
Апеляційну скаргу представника Амазон Юроп Холдинг Текнолоджиз еССіеС задовольнити.
Рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 25 вересня 2012 р. скасувати та ухвалити нове рішення.
Позов Амазон Юроп Холдинг Текнолоджиз еССіеС задовольнити.
Визнати свідоцтво України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 повністю недійсним.
Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 та здійснити про це відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».
Рішення набирає законної сили з моменту його проголошення, може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів.
Головуючий: Судді: