ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2012 року Справа № 5023/1159/12

Колегія суддів у складі: головуючий суддя О.А. Істоміна, суддя Л.М. Бабакова, суддя А.М. Білецька,

при секретарі Гурдісовій Н.В.

за участю представників сторін:

позивача -Слоневський М.М. -дов. № 17-1/12 від 16.01.12р.

відповідача -ОСОБА_2 -дов. б/н від 02.02.12р.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу позивача (вх. №1929Х/3) на рішення господарського суду Харківської області від 17.05.12 р. у справі № 5023/1159/12

за позовом Публічного акціонерного товариства "Концерн Галнафтогаз", м. Львів

до Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, м. Куп'янськ, Харківської області

про заборону неправомірного використання об'єкта права інтелектуальної власності та стягнення 99165,66 грн.

ВСТАНОВИЛА:

Публічне акціонерне товариство "Концерн Галнафтогаз" звернулося до господарського суду Харківської області з позовом до Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, в якому просило заборонити відповідачу використання знаку для товарів і послуг "ОККО, зареєстрованого відповідно до свідоцтв України № 30207 від 11.05.2000 р. та № 117413 від 25.01.2010 р., а також будь-яких інших позначень, що схожі із ним до ступеню змішуваності; заборонити відповідачу використання промислового зразка "табло рекламно-інформаційне", зареєстрованого відповідно до патенту № 4416 від 11.05.2000 р.; заборонити відповідачу використання промислового зразка "автозаправна станція", зареєстрованого відповідно до патенту № 4618 від 22.05.2000 р.; стягнути з відповідача на користь позивача упущену вигоду в розмірі 99165,66 грн.

Рішенням господарського суду Харківської області від 02.09.2011р. в позові відмовлено частково. Заборонено відповідачу використання знаку для товарів і послуг "ОККО", зареєстрованого відповідно до свідоцтв № 30207 від 11.05.2000 р. та № 117413 від 25.01.2010 р., а також будь-яких позначень, що схожі із ним до ступеня змішуваності. Стягнуто з відповідача на користь позивача упущену вигоду в розмірі 99 165,66 грн., державне мито в сумі 991,65 грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 236,00 грн., 12040,00 грн. витрати по експертизі. В решті позову відмовлено.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 24.10.2011р. апеляційну скаргу ФОП ОСОБА_1 задоволено частково, змінено рішення господарського суду Харківської області від 02.09.2011 р. у справі №67/168-10 шляхом викладення п.4 резолютивної частини рішення в новій редакції. Стягнуто з ФОП ОСОБА_1 на користь ПАТ "Концерн Галнафтогаз" упущену вигоду в розмірі 9 165,66 грн., 91,66 грн. витрат зі сплати державного мита, 21,81 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення, 12040,00 грн. витрат зі сплати вартості експертизи. В іншій частині рішення залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України 14.02.2012р. рішення господарського суду Харківської області від 02.09.2011р. та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 24.10.2011р. у справі № 67/168-10 скасовано. Справу передано на новий розгляд до господарського суду Харківської області.

Рішенням господарського суду Харківської області від 17.05.2012 р. (суддя Жельне С.Ч.) в позові відмовлено.

Позивач, ПАТ "Концерн Галнафтогаз", з рішенням суду першої інстанції не погодився та подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати рішення господарського суду Харківської області від 17.05.2012р., посилаючись на порушення судом першої інстанції норм чинного законодавства.

В обґрунтування своєї апеляційної скарги позивач посилається на те, що суд першої інстанції під час нового розгляду справи відійшов від вказівок, які містилися в постанові Вищого господарського суду України від 14.02.2012р. у справі № 67/168-10. На думку скаржника, суд першої інстанції жодним чином не врахував те, що Харківським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України надана позивачу відповідь № 02-26/4-3436 від 23.12.2010р., в якій підтверджено факт неправомірного використання ФОП ОСОБА_1 у власній господарській діяльності на АЗС у смт. Печеніги зображень грифона, що є основою захищеної торгової марки та промислового зразка. Як вважає позивач, порушення відповідачем прав інтелектуальної власності позивача, норм законів «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»є причиною заподіяння збитків на суму 99165,66 грн.

Відповідач, ФОП ОСОБА_1, у відзиві на апеляційну скаргу просить рішення суду першої інстанції залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення. Вважає, що доводи, викладені в апеляційній скарзі, є необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню, а рішення суду першої інстанції законним та таким, що прийняте у відповідності з нормами чинного законодавства.

Відповідач зазначив, що твердження позивача про невиконання судом першої інстанції вказівок, що містяться у постанові Вищого господарського суду України від 14.02.2012р. спростовуються ухвалами господарського суду Харківської області від 05.03.2012р., 20.03.2012р. та від 08.05.2012р., де вимагалося від позивача вчинити певні дії, на які вказував суд касаційної інстанції. На думку відповідача, позивачем не доведено фактів спричинення йому збитків винними діями відповідача на наявність причинного зв'язку між його збитками та винними діями відповідача. Як вважає відповідач, викладене свідчить про відсутність факту заподіяння збитків позивачу винними діями відповідача, в тому числі і у вигляді упущеної вигоди та правомірність оскарженого рішення господарського суду Харківської області від 17.05.2012р.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши доводи апеляційної скарги, заслухавши доводи представників сторін, перевіривши правильність застосування норм матеріального та процесуального права, колегія суддів Харківського апеляційного господарського суду встановила наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судами попередніх інстанцій, позивач -Публічне акціонерне товариство "Концерн Галнафтогаз" є власником концептуального бренду "ОККО" згідно свідоцтв на знаки для товарів і послуг № 30207 від 17.03.2003р., № 117413 від 25.01.2010р. та патентів на промислові зразки № 4416 від 15.02.2001р., № 4618 від 15.03.2001р. Зазначений бренд характеризується набором визначених атрибутів, принципів, норм і правил оформлення зовнішнього вигляду автозаправних станцій та обслуговування клієнтів (стандарти "ОККО"). Згідно патенту № 4416 від 15.02.2001 року правова охорона надана окремо і оформленню стели АЗС - рекламно-інформаційного табло.

Відповідно до пунктів 3, 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", право власності на знак засвідчується свідоцтвом; обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Пунктами 2, 4, 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом; використанням знака визнається, зокрема, нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака; свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно зі ст. 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту. Патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка. Патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту.

Як свідчать матеріали справи, відповідач - ОСОБА_1 09.03.2004 р. зареєстрований як фізична особа-підприємець, що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серія НОМЕР_2 та довідкою № 255 Головного управління статистики у Харківській області від 08.11.2010 р.

30.09.2010 р. на підставі договору купівлі-продажу, засвідченого приватним нотаріусом Куп'янського міського нотаріального округу ОСОБА_3, Фізичною особою -підприємцем ОСОБА_1 було придбано у приватну власність цілісний майновий комплекс автозаправної станції, розташованої за адресою: АДРЕСА_1

Позивач під час слухання справи стверджував, що ФОП ОСОБА_1 здійснює господарську діяльність з реалізації моторних бензинів, дизельного палива та зрідженого газу в якості моторного палива через АЗС, розташовану за вищезазначеною адресою, у оформленні якої було використано об'єкти права інтелектуальної власності, що належать позивачеві, а саме: цінове табло, що у своєму оформленні містить кольорову гаму, запатентовану позивачем, та зображення грифона жовтого кольору, що є домінуючим і найбільш пізнаваним елементом зареєстрованих свідоцтв на знаки для товарів і послуг №30207 та №117413 бренду "ОККО", при цьому ПАТ "Концерн Галнафтогаз" не надавало будь-яку згоду відповідачу на використання у власній господарській діяльності елементів зареєстрованих знаків для товарів і послуг та/або на відтворення запатентованого промислового зразка (цінового табло), а сам факт використання відповідачем зазначених об'єктів свідчить про навмисне вчинення дій, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності та спрямовані на експлуатацію позитивної ділової репутації мережі автозаправних станцій "ОККО" з метою отримання доходу.

Відповідач зазначав про те, що після придбання АЗС ним для відновлення зовнішнього виду станції було прийнято рішення про проведення поточного ремонту АЗС, в зв'язку з чим 01.10.2010 р. укладено договір з ТОВ "Агросфера", відповідно до умов якого виконавцем було розроблено дизайн зовнішнього вигляду АЗС, а саме: навісу, рекламно-інформаційного табло, оформлення каси, розміщення емблем у вигляді латинських літер "SD" на устаткуванні та іншому обладнанні.

В період з 07.10.2010 р. по 26.11.2010 р. на території АЗС проводились роботи у відповідності із розробленим дизайном. Зазначене підтверджується актами виконаних робіт від 21.11.2010 р. та від 26.11.2010 р.

Також, відповідач заперечує факт використання об'єктів права інтелектуальної власності позивача 08.11.2010 р. та 15.11.2010 р., як то зазначав позивач, оскільки саме цей час на території АЗС велись ремонтно-монтажні роботи, а до стелі та іншого рекламного обладнання взагалі не було підведено електропостачання.

До 08.12.2010р. електропостачання, необхідне для проведення робіт на АЗС, здійснювалось від мобільних джерел живлення. Це взагалі унеможливлювало використання у господарській діяльності ніби-то товарних знаків та промислових зразків ПАТ "Концерн "Галнафтогаз" на стелі та на устаткуванні АЗС - колонках. На підтвердження вказаного відповідач надав копії: договору на електропостачання, укладеного між ФОП ОСОБА_1 та АК "Харківобленерго", рахунку на оплату використаної електроенергії № 13288 за грудень 2010 р. та банківської виписки від 15.12.2010 р. про рух коштів за особистим рахунком ФОП ОСОБА_1

Крім того, відповідач посилається на ту обставину, що згідно з Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 р. №116 ним 28.12.2010 р. було подано заяву до Державного підприємства "Український інститут промислової власності" з метою реєстрації власного знаку для товарів і послуг". На підтвердження зазначеного відповідачем були надані: копія заяви про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні, копія розписки про одержання заявки на знак для товарів і послуг від 29.12.2010 р., копія висновку формальної експертизи заявки на знак для товарів і послуг від 11.07.2011 р. №19125/1.

Відповідач вважає, що зазначене вище підтверджує недоведеність факту використання ним знаків для товарів і послуг які належать позивачу, адже в розумінні ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" товарний знак та промисловий зразок позивача ним не використовувався.

Позивач стверджував, що на адресу Харківської філії ПАТ "Концерн Галнафтогаз" надходили скарги від споживачів щодо неналежної організації роботи автозаправної станції у смт. Печеніги Харківської області.

З метою перевірки інформації про використання об'єктів права інтелектуальної власності, наказом голови правління ПАТ "Концерн Галнафтогаз" №814 від 07.11.2010 р. було утворено робочу групу, якій доручено провести усесторонній аналіз ситуації на АЗС у смт. Печеніги, і у разі підтвердження фактів неправомірного використання об'єктів права інтелектуальної власності підготувати позовну заяву та визначити розмір збитків.

З цією метою наказами від 08.11.2010 р. та від 14.11.2010 р. головного юрисконсульта ПАТ "Концерн Галнафтогаз" було відряджено в смт. Печеніги Харківської області, доручено здійснити фотографування АЗС по АДРЕСА_1, в тому числі, окремо стелі на паливо роздавальні колонки, здійснити контрольну закупку бензину А-95 на вказаних АЗС і отримати розрахунковий документ у касі.

На підтвердження виконання наказів № 814 від 07.11.2010 р., та від 08.11.2010 р. і 14.11.2010 р. позивач надав до матеріалів справи два чеки реєстратора розрахункових операцій, що підтверджують придбання палива -бензину А-95 на АЗС ФОП ОСОБА_1 АДРЕСА_1 15.11.2010 р. та 17.11.2010 р.

Позивач надав також до матеріалів справи засвідчені печаткою Харківської філії ПАТ "Концерн Галнафтогаз" фотографії АЗС, на яких зображено окремі елементи автозаправної станції, зокрема, рекламно-інформаційне табло, паливо роздавальні колонки з зображенням грифона жовтого кольору.

Згідно з висновком комплексної комісійної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності №1868/8594 від 12.08.2011р. Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, що проводилась в рамках провадження по справі №67/168-10, ФОП ОСОБА_1 в оформленні автозаправної станції, розташованій на АДРЕСА_1, використовувалися зображувальні елементи знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 30207, 117413, що належать ПАТ "Концерн Галнафтогаз", та не використовувалися промислові зразки за патентами № 4416, 4618, 10237, що належать ПАТ "Концерн Галнафтогаз".

Суд першої інстанції правомірно не взяв до уваги у якості доказів наявні в матеріалів справи фотографії, що засвідчені печаткою Харківської філії ПАТ "Концерн Галнафтогаз", оскільки неможливо встановити місце та час їх здійснення, марку і назву фотоапарату, яким була здійснена фотозйомка. Тобто, встановити, те що на фотографіях зображено саме автозаправну станцію, що належить ФОП ОСОБА_1 Миколі Миколайовичу, немає можливості.

Вказане вище також підтверджується наявністю клопотання Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса №1868 від 05.05.2011р. за текстом якого вказано, що експерту "для проведення порівняльного дослідження необхідно вказати вихідні дані, оскільки дані, отримані під час огляду об'єктів, суперечать даним матеріалів справи (фотознімкам)".

Таким чином, суд першої інстанції зробив обґрунтований висновок про те, що наявні в матеріалах справи фотознімки та висновок комплексної комісійної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності №1868/8594 від 12.08.2011р. Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса не є належними доказами вини відповідача по справі.

Крім того, лист Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 02-26/4-3436 від 23.12.2010р., на який посилається позивач як на доказ факту неправомірного використання ФОП ОСОБА_1 у власній господарській діяльності на АЗС у смт. Печеніги зображень грифона, також не може бути прийнятий судом до уваги, оскільки це не є підтвердженням встановлення антимонопольним комітетом порушень, які призвели до суттєвих обмежень чи спотворення конкуренції та завдання відповідачем збитків позивачеві.

У відповідності до статті 22 Цивільного кодексу України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є: втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода). Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі. На вимогу особи, якій завдано шкоди, та відповідно до обставин справи майнова шкода може бути відшкодована і в інший спосіб, зокрема, шкода, завдана майну, може відшкодовуватися в натурі (передання речі того ж роду та тієї ж якості, полагодження пошкодженої речі тощо).

Згідно статті 224 Господарського кодексу України учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб'єкту, права або законні інтереси якого порушено. Під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

Відповідно до статті 225 Господарського кодексу України до складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включаються: вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства; додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб'єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов'язання другою стороною; неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною; матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом.

Відповідно до статті 623 Цивільного кодексу України боржник, який порушив зобов'язання, має відшкодувати кредиторові завдані цим збитки. Розмір збитків, завданих порушенням зобов'язання, доказується кредитором. При визначенні неодержаних доходів (упущеної вигоди) враховуються заходи, вжиті кредитором щодо їх одержання.

Особа, яка порушила зобов'язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом (частина 1 статті 614 Цивільного кодексу України).

З огляду на положення статті 22 Цивільного кодексу України та статті 224 Господарського кодексу України для застосування такої міри відповідальності, як стягнення збитків, потрібна наявність усіх елементів складу цивільного правопорушення, а саме: протиправної поведінки, збитків, причинного зв'язку між протиправною поведінкою боржника та збитками, вини. За відсутності хоча б одного з цих елементів цивільно-правова відповідальність не настає.

При цьому, саме на позивача покладається обов'язок довести наявність збитків, протиправність поведінки заподіювача збитків та причинний зв'язок такої поведінки із заподіяними збитками.

Натомість, позивачем всупереч вказаним нормам не надані докази на підтвердження вищевказаних обставин для обґрунтування завданих збитків на суму 99165,66 грн., не надано обґрунтованого розміру упущеної вигоди, не надано до матеріалів справи належних доказів понесення реальних збитків.

Докази надані позивачем в підтвердження порушення своїх прав, що наявні в матеріалах справи не підтверджують обставин щодо порушення відповідачем прав інтелектуальної власності позивача, а тобто відсутні підстави для задоволення позовних вимог, як в частині заборони відповідачу використання знаку для товарів і послуг "ОККО, зареєстрованого відповідно до свідоцтв України № 30207 від 11.05.2000 р. та № 117413 від 25.01.2010 р., а також будь-яких інших позначень, що схожі із ним до ступеню змішуваності, використання промислового зразка "табло рекламно-інформаційне", зареєстрованого відповідно до патенту № 4416 від 11.05.2000р., використання промислового зразка "автозаправна станція", зареєстрованого відповідно до патенту № 4618 від 22.05.2000р. так і в частині стягнення з відповідача на користь позивача упущеної вигоди в розмірі 99 165,66 грн.

Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 19.06.2012р. було задоволено клопотання позивача та витребувано у Куп'янської ОДПІ Харківської області належним чином засвідчені копії податкової звітності приватного підприємця ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер - НОМЕР_1) щодо отриманого доходу від реалізації нафтопродуктів на АЗС у АДРЕСА_1 впродовж місяців жовтня-грудня 2010 року, в тому числі декларації про доходи та звіту РРО по вказаній АЗС на вказаний період.

16.07.2012р. Куп'янська ОДПІ Харківської області надіслала на адресу суду витребувані документи, однак, позивач не скористався своїм процесуальним правом та не довів суду ані в судовому засіданні, ані письмово, яким чином ці документи можуть вплинути на вирішення даної справи.

На підставі вищевикладеного, доводи апеляційної скарги не знайшли підтвердження в матеріалах справи.

Судова колегія Харківського апеляційного господарського суду вважає, що оскаржуване рішення господарського суду першої інстанції прийняте при повному з'ясуванні обставин, що мають значення для справи, у відповідності до норм чинного матеріального та процесуального права, викладені в рішенні висновки відповідають обставинам справи, а тому рішення господарського суду Харківської області від 17.05.2012 р. підлягає залишенню без змін, а апеляційна скарга - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 99, 101, 102, п. 1 ст. 103, ст. 105 ГПК України, колегія суддів Харківського апеляційного господарського суду, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу залишити без задоволення

Рішення господарського суду Харківської області від 17.05.12 р. у справі № 5023/1159/12 залишити без змін.

Дана постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена протягом двадцяти днів до касаційної інстанції Вищого господарського суду України.

Головуючий суддя О.А. Істоміна

Суддя Л.М. Бабакова

Суддя А.М. Білецька

Повний текст постанови підписаний 08.08.2012р.