Справа № 2-2342/12

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2012 року Солом'янський районний суд м. Києва

у складі головуючого судді -Демидовської А.І.

за участю секретаря - Дядюри Л.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом ЕТРО Ес.Пі.Ей. (ETRO S.P.A.) до Державної служби інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, ОСОБА_1 про дострокове припинення дії свідоцтва України на торговельну марку,

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач 1), та фізичної особи ОСОБА_1 (відповідач 2) про дострокове припинення дії свідоцтва України № 96600 на торговельну марку », щодо всіх послуг класу 43 Міжнародної класифікації товарів та послуг, зазначених у свідоцтві. Позовні вимоги обґрунтовано тим, що вищевказана торговельна марка не використовувалась в Україні щодо усіх послуг, вказаних у свідоцтві, протягом останніх трьох років.

Ухвалою від 24.02.2012 судом порушено провадження у справі № 2-2342/12, прийнято позовну заяву до розгляду, розгляд справи призначено на 02.04.2012 року.

У судове засідання 02.04.2012 року з'явилися представники позивача та представник відповідача 1.

Представник позивача подав письмове клопотання про доручення до матеріалів справи документів, що підтверджують факт направлення позовної заяви з додатками, відповідачам, а також про доручення до матеріалів справи належним чином завірений витяг з реєстру підприємства міста Мілан, Італія, з даними про підприємство позивача (ЕТРО Ес.Пі.Ей. (ETRO S.P.A.).

Відповідача-2 на засідання не з'явився, але про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Вислухавши представників позивача, представника Відповідача-1, дослідивши матеріали справи, суд прийшов до наступного висновку.

25.04.2007 року фізичною особою ОСОБА_1 було подано заявку на реєстрацію торговельної марки «ETRO»щодо наступних послуг 43 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі -МКТП): бази туристські; послуги барів; будинки для самотніх людей похилого віку; наймання (прокат) перемісних будинків; готелі; попереднє замовляння місць в готелях; попереднє замовляння тимчасового житла; наймання (орендування) тимчасового житла; житлові агентства (готелі, пансіонати); замовляння пансіонатів; замовляння тимчасового житла; їдальні; кав'ярні; кафе; кафетерії; мотелі; наймання (прокат) наметів; обслуговування таборів туристських; пансіонати; пансіони для тварин; наймання (орендування) приміщень на збори; ресторани; ресторани самообслуговування; наймання (прокат) стільців, столів, скатерок, скляного посуду; надавання приміщень в таборах відпочинку; постачання харчів та напоїв; шинки чи буфети (заклади швидкого і повсякчасного обслуговування); ясла дитячі.

10.09.2008 року Державною службою інтелектуальної власності України було зареєстровано торговельну марку »щодо зазначених вище послуг 43 класу МКТП, на ім'я відповідача 2, а також здійснено публікацію відомостей про видачу свідоцтва України № 96600.

Позивач вважає, що ані відповідач 2, ані інші особи не використовували в Україні торговельну марку за свідоцтвом України № 96600 протягом останніх 3-х років до дати подання позовної заяви для всіх послуг 43 класу МКТП, зазначених у свідоцтві.

На підтвердження невикористання, позивачем надані наступні докази:

1. Довідка ДП «Моніторинг ЗМІ України»за вих. № 5 від 14 лютого 2012 року, відповідно до якої в період з 10.09. 2008 року і до 31.01.2012 року товари та/або послуги під торговельною маркою «ETRO»на телебаченні, радіо, в друкованих засобах масової інформації не рекламувались;

2. Довідка Державного підприємства Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів за вих. № 20-27/458 від 28.12.2011 року, згідно якої сертифікація будь-яких готельних послуг та/або послуг у сфері громадського харчування щодо найменування »/ «ЕТРО», не здійснювалась.

3. Довідка Державного агентства України з туризму та курортів за вих. № 8/60/2-12 від 05.01.2012 року, яка разом з відкритими для загального доступу даними Реєстру свідоцтв про встановлення категорій об'єктам туристичної діяльності, свідчить про те, що у даних зазначеного реєстру немає об'єктів туристичної діяльності з найменуванням, яке містить позначення «ЕТРО»/ «ETRO», та немає суб'єктів туроператорської діяльності з позначенням «ЕТРО»/ «ETRO»у найменуванні.

4. Довідка Державної санітарно-епідеміологічної служби України за вих. № 01.03/3864-17/784 від 21.11.2011 року, а також відкриті для загального доступу дані Реєстру висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи та Реєстру потужностей (об'єктів), згідно яких ані відповідач 2, ані будь-який суб'єкт господарювання з позначенням «ЕТРО»/ «ETRO»в найменуванні, не надавав послуги 43 класу МКТП, зазначені у свідоцтві України № 96600, на території України, в тому числі впродовж останніх трьох років.

5. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців від 5.12.2011 року щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, згідно якого види діяльності за КВЕД, які здійснює ФОП ОСОБА_1, не включають надання послуг класу 43 МКТП, зазначених у свідоцтві на торговельну марку № 96600.

6. Довідка Державної служби інтелектуальної власності України № 3458/11 від 23.11.2011 року, згідно якої до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносились відомості щодо видачі ліцензій на використання торговельної марки за свідоцтвом України № 96600.

Посилаючись на п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»№ 3689-ХІІ від 15.12.1993 р. з наступними змінами (надалі «Закон про торговельні марки») позивач вважає, що спірне свідоцтво має бути достроково припинене в судовому порядку.

Право на звернення до суду позивач обґрунтовує одержанням відмови у поширенні правової охорони міжнародної реєстрації № 915140, яка належить позивачу. А саме, на заяву про поширення дії міжнародної реєстрації № 915140 на позначення »щодо послуг 43 класу, подану позивачем, 25.08.2011 року Держаною службою інтелектуальної власності України було винесено первісне рішення про повну відмову в поширенні дії вказаної реєстрації на територію України. Підставою винесення рішення є те, що позначення згідно міжнародної реєстрації № 915140 є схожим настільки, що його можна сплутати з зареєстрованою в Україні торговельною маркою «ETRO»щодо послуг класу 43 МКТП, згідно свідоцтва України № 96600.

Згідно ст. 5, 6 Закону про торговельні марки, відповідач 1 не зареєструє позначення "ETRO" для послуг зокрема 43 класу МКТП, до припинення дії свідоцтва України № 96600 на торговельну марку "ETRO".

Посилаючись на викладене вище, позивач просить суд достроково повністю припинити в Україні дію свідоцтва ¹96600 на торговельну марку "ETRO" і зобов'язати відповідача 1 внести зміни до відповідного реєстру про дострокове припинення дії вищевказаного свідоцтва.

Представники позивача в судовому засіданні позов підтримали, просили суд задовольнити заявлені вимоги в повному обсязі.

При цьому відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону про торговельні марки, дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання.

Представники відповідача 2 участі в судових засіданнях не брали. Жодних пояснень, доказів, обґрунтувань, на підтвердження факту використання торговельної марки згідно свідоцтва України № 96600 відповідач 2 не надав.

Відповідачем 1 надано письмові пояснення по суті справи.

Відповідно до ст. 1 Закону про торговельні марки та ст. 492 Цивільного кодексу України торговельна марка - це позначення, за яким товари (послуги) одних осіб відрізняються від товарів (послуг) інших осіб.

Відповідно до п. 4 ст. 5 Закону про торговельні марки та п. 2. ст. 494 Цивільного кодексу України обсяг правової охорони торговельної марки визначається зображенням марки та переліком товарів і послуг, внесеним до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом України.

Використанням торговельної марки для товарів і послуг в Україні відповідно до п. 4 ст. 16 Закону, визнається:

- нанесення її на будь-який товар, для якого марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування марки під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої її зареєстрований;

- застосування торговельної марки в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Відповідно, обов'язковою умовою використання торговельної марки є її використання безпосередньо для товарів і послуг, для яких її зареєстровано, а належними доказами такого використання є докази, здатні підтвердити наявність/присутність товарів і послуг, маркованих торговельною маркою на ринку України.

Згідно п. 4 ст. 18 Закону про торговельні марки, невикористання марки в Україні повністю або щодо частини товарів і послуг, зазначених у свідоцтві, протягом 3-х років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, надає будь-якій особі право на звернення до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У такому разі дія свідоцтва може бути повністю або частково припинена за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважних причин такого невикористання. Використання торговельної марки для товарів і послуг за згодою власника свідоцтва прирівнюється до використання знака власником.

Таким чином, для дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку необхідна наявність наступних підстав:

- невикористання торговельної марки власником протягом 3-х років від дати публікації відомостей про реєстрацію марки або від будь-якої іншої дати після цієї дати;

- невикористання торговельної марки щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг;

- відсутність поважних причин невикористання торговельної марки його власником.

Судом встановлено, що 10.09.2008 р. відповідач 1 зареєстрував торговельну марку «ETRO»для послуг 43 класe МКТП, та видав свідоцтво України № 96600 на ім'я відповідача-2. Наведене підтверджується наявною у матеріалах справи випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 96600 станом на 23.11.2011 року.

При вирішенні питання про наявність факту використання торговельної марки «ETRO»за свідоцтвом № 96600 суд виходить із того, що зазначена марка зареєстрована для послуг 43 класу МКТП і, отже, використання такої марки повинно підтверджуватися доказами надання відповідачем-2 послуг 43 класу МКТП.

При цьому відповідно до поданих позивачем доказів вбачається невикористання торговельної марки щодо послуг класу 43 МКТП на території України. А саме:

1. Довідка ДП «Моніторинг ЗМІ України»за вих. № 5 від 14 лютого 2012 року підтверджує відсутність будь-якої реклами торговельної марки «ETRO»/ «ЕТРО»у СМІ України стосовно всіх послуг 43 класу МКТП, для яких торговельну марку зареєстровано, впродовж останніх трьох років.

2. Довідка Державного підприємства Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (ДП «Укрметртестстандарт») за вих. № 20-27/458 від 28.12.2011 року, є доказом невикористання торговельної марки »на території України, щодо готельних послуг та послуг у сфері громадського харчування, в тому числі впродовж останніх трьох років.

3. Довідка Державного агентства України з туризму та курортів за вих. № 8/60/2-12 від 05.01.2012 року. Дана довідка, а також відкриті для загального доступу дані Реєстру свідоцтв про встановлення категорій об'єктам туристичної діяльності, є підтвердженням невикористання торговельної марки за свідоцтвом України № 96600 щодо послуг у сфері туристичної діяльності, в тому числі впродовж останніх трьох років.

4. Довідка Державної санітарно-епідеміологічної служби України за вих. № 01.03/3864-17/784 від 21.11.2011 року, та відкриті для загального доступу дані Реєстру висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи та Реєстру потужностей (об'єктів), що здійснюють діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підтверджують, що ані відповідач 2, ані будь-який суб'єкт господарювання з позначенням «ЕТРО»/ «ETRO»в найменуванні, не надавав послуги 43 класу МКТП, зазначені у свідоцтві України № 96600, на території України, в тому числі впродовж останніх трьох років.

5. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців від 5.12.2011 року щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, є доказом того, що відповідач 2 не займався наданням послуг 43 класу МКТП, зазначених у свідоцтві України № 96600, в тому числі впродовж останніх трьох років.

6. Довідка Державної служби інтелектуальної власності України № 3458/11 від 23.11.2011 року, підтверджує факт невикористання торговельної марки "ETRO" будь-якими особами, стосовно послуг, вказаних в свідоцтві України № 96600, протягом більше ніж трьох років.

Відповідачем-2 не надано жодних доказів використання ним торговельної марки «ETRO»згідно свідоцтва № 96600 для послуг 43 класу МКТП.

Таким чином, досліджені судом матеріали справи не містять доказів, здатних підтвердити факт надання відповідачем 2 або іншими особами послуг 43 класу МКТП з використанням торговельної марки «ETRO», в тому числі впродовж останніх трьох років.

Що стосується наявності поважних причин невикористання торговельної марки «ETRO»за свідоцтвом України № 96600 відповідачами доведені не були і судом не встановлені.

Враховуючи те, що підставою для припинення дії свідоцтва є невикористання торговельної марки, а також те, що належними у справі доказами доведено факт невикористання торговельної марки «ETRO»за свідоцтвом України ¹96600 для послуг 43 класу МКТП на території України протягом трьох останніх років, з моменту пред'явлення позову, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення позову в повному обсязі.

Зважаючи на те, що позивач отримав відмову у наданні правової охорони за міжнародною реєстрацією № 915140 щодо послуг 43 класу МКТП на території України на підставі наявності раніше зареєстрованої на ім'я відповідача 2 торгівельної марки «ETRO»за свідоцтвом України ¹96600, суд вважає, що відповідно до вимог ст. 3 Цивільного процесуального кодексу України у позивача виникло обґрунтоване право на звернення до суду з зазначеним позовом.

Оскільки згідно чинного законодавства України, зокрема, п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково та дострокового припинення його дії і такі відомості в силу п. 1.3. вказаного положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність», суд визнає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги щодо зобов'язання відповідача 1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо дострокового припинення дії свідоцтва України ¹96600 на торговельну марку «ETRO»та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідно до ч. 1 ст. 88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати.

Враховуючи те, що Державна служба інтелектуальної власності України не здійснює контроль за використанням торговельних марок їх власниками, суд вважає, що витрати, пов'язані з розглядом даної справи, слід покласти на відповідача 2.

Таким чином, з відповідача 2 на користь позивача підлягає стягненню судовий збір в розмірі 107 грн. 30 коп.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 492, 493, 494, 495, 499, 1107 Цивільного кодексу України, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ (з наступними змінами та доповненнями), Положенням про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 р. за № 64/6352 з подальшими змінами і доповненнями, Положенням про Державну службу інтелектуальної власності, затвердженим Указом Президента України від 08.04.2011 року № 436/2011, ст.ст. 3, 10-11, 57-60, 88, 209, 212-215, 218 Цивільного процесуального кодексу України, суд,

ВИРІШИВ:

Позов ЕТРО Ес.Пі.Ей. (ETRO S.P.A.) до Державної служби інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, ОСОБА_1 про дострокове припинення дії свідоцтва України на торговельну марку -задовольнити.

Достроково частково припинити дію свідоцтва України № 96600 зареєстроване на ім'я ОСОБА_1, (АДРЕСА_1, 65076) на торговельну марку «ETRO»щодо усіх послуг 43 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, для яких свідоцтво зареєстровано.

Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (вул. Урицького, 45, МСП 03680, м. Київ; код ЄДРПОУ: 37552556) внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності "ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ" про дострокове припинення дії свідоцтва України № 96600 на торговельну марку "ETRO" щодо всіх послуг 43 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, для яких воно зареєстроване.

Стягнути з ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, 65076) судовий збір у розмірі 107 грн. 30 коп.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Суддя