ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.10.2006 Справа № 8/188
Дніпропетровський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:
головуючого судді | Ясир Л.О. (доповідача) |
суддів | Герасименко І.М., Пруднікова В.В. |
при секретарі судового | засідання: Нурулаєвій Г.Ю. |
за участю представників | сторін: |
від позивача: | Міняєв А.О., дов. № 4/8913 від 13.12.2005р., ведучий спеціаліст договірно-правового відділу; Єфремов Ю.С., дов. № 4/9317 від 13.12.2005р., представник; Божок І.М., дов. № 4/8914 від 30.11.2005р., начальник юридичного відділу; Шило Т.В., дов. № 4/617 від 17.08.2006р., адвокат; |
від відповідача: | Жукова А.М., дов. № 29/08/06-2 від 29.08.2006р., юрисконсульт; |
від третьої особи: | не з’явився; про час та місце судового засідання повідомлений належним чином |
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу | закритого акціонерного товариства “Літан” м.Дніпропетровськ |
на рішення | від 25.07.05 |
господарського суду | Дніпропетровської області |
у справі | № 8/188 |
за позовом | державного конструкторського бюро “Південне” ім..Янгеля м.Дніпропетровськ |
до 3-я особа: | закритого акціонерного товариства “Літан” м.Дніпропетровськ державне підприємство “Виробниче об’єднання “Південний машинобудівний завод ім..Макарова” м.Дніпропетровськ |
про та за зустрічним позовом до 3-я особа: | зобов’язання укласти ліцензійний договір закритого акціонерного товариства “Літан” м.Дніпропетровськ державного конструкторського бюро “Південне” ім..Янгеля м.Дніпропетровськ державне підприємство “Виробниче об’єднання “Південний машинобудівний завод ім..Макарова” м.Дніпропетровськ |
про | визнання недійсним патенту |
ВСТАНОВИВ:
Державне конструкторське бюро “Південне” ім..Янгеля звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом, яким з урахуванням уточнень просило заборонити використання АТ “Літан” запатентованого промислового зразку “Тролейбус” та зобов’язати його укласти ліцензійний договір про використання державного патенту, а також стягнути з відповідача 4 457 122 грн. збитків.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач протягом 2002-2005 р.р. без дозволу позивача та укладення ліцензійного договору здійснював продаж тролейбусів марки ЮМЗ Т2 та ЮМЗ Т2-09, виготовлених за промисловим зразком позивача на підставі державного патенту № 4013, чим спричинив збитки у вигляді неотриманого позивачем доходу –в сумі 4 457 122 грн. (з урахуванням інфляційних втрат).
Закрите акціонерне товариство “Літан” звернулось з зустрічним позовом про визнання недійсним патенту № 4013 на промисловий зразок “Тролейбус”.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що запатентований позивачем промисловий зразок «Тролейбус»став загальнодоступним у світі задовго до подання позивачем заявки на патент, не є новим і не відповідає умові патентоспроможності –“новизна”.
Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 25.07.05 по справі № 8/188 (суддя Дубінін І.Ю.) первісний позов задоволено частково. Зобов’язано закрите акціонерне товариство “Літан” припинити використання промислового зразка “Тролейбус” та укласти з державним конструкторським бюро “Південне” ім..М.К.Янгеля ліцензійний договір на використання промислового зразка “Тролейбус”, захищеного патентом № 4013 на промисловий зразок “Тролейбус” від 15.11.00, стягнуто з закритого акціонерного товариства “Літан” на користь державного конструкторського бюро “Південне” ім.М.К.Янгеля 3 703 354 грн. збитків та 712 692 грн. 44 коп. втрат від інфляції. В решті первісного позову відмовлено. В задоволенні зустрічного позову відмовлено.
Рішення мотивовано тим, що вимоги за первісним позовом обґрунтовані та доведені матеріалами справи. В задоволенні зустрічного позову відмовлено в зв’язку зі спливом строку позовної давності.
Не погодившись з рішенням суду частково, закрите акціонерне товариство “Літан” звернулось з апеляційною скаргою, просить рішення скасувати та прийняти нове рішення, яким в первісному позові відмовити в повному обсязі. Скаржник вважає, що судом не повно з’ясовані обставини справи, що потягло за собою невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи, невірно застосовані норми матеріального права. Зокрема, ЗАТ “Літан” до моменту отримання позивачем державного патенту № 4013 на промисловий зразок використовувало в інтересах своєї діяльності промисловий зразок “Тролейбус” тривалий час, тобто ЗАТ “Літан” у відповідності з вимогами Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” користується правом попереднього користувача і таке використання промислового зразку не визнається згідно з цим законом порушенням прав власника патенту. З рішенням по зустрічному позову відповідач згоден і не оскаржує його в цій частині.
Державне конструкторське бюро “Південне” ім.Янгеля вважає доводи заявника апеляційної скарги безпідставними, просить рішення господарського суду залишити без змін.
Третя особа –державне підприємство “Виробниче об’єднання “Південний
машинобудівний завод ім.Макарова” м.Дніпропетровськ відзив на апеляційну скаргу не надало. В судові засідання не з’являвся.
Заслухавши представників сторін, обговоривши доводи апеляційної скарги та перевіривши матеріали справи, судова колегія вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.
Первісний позов.
15.11.00 Державним департаментом інтелектуальної власності України був виданий патент № 4013 на промисловий зразок “Тролейбус” державному конструкторському бюро “Південне” ім.М.К.Янгеля, відомості про що опубліковано в офіційному бюлетені № 6 від 15.11.2000р.
Відносини, що виникають у зв’язку з набуттям і здійсненням права власності на промислові зразки в Україні регулює Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” та норми Господарського та Цивільного кодексів України.
Згідно п.5 ст.5 вказаного Закону, право власності на промисловий зразок засвідчується патентом. Строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника патенту, але не більше як на п’ять років.
Відповідно до ст..20 Закону, права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту. Патент надає його власнику - виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів; - право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власності патенту. Власник патенту може передавати на підставі договору право власності на промисловий зразок будь-якій особі, яка стає правонаступником власника патенту, або дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання промислового зразка на підставі ліцензійного договору.
05.10.1994р. між позивачем та Державним підприємством “Виробниче об’єднання “Південний машинобудівний завод ім..О.М.Макарова” (третя особа) був підписаний договір про сумісну діяльність при розробці та виготовленні тролейбусів ЮМЗ Т №2087/123, згідно з яким конструкторське бюро “Південне” та виробниче об’єднання “Південний машинобудівний завод” зобов’язуються спільно діяти при розробці, підробці, дослідному та серійному виготовленні тролейбусів ЮМЗ Т2 та їх складових частин, а виробниче об’єднання “Південний машинобудівний завод” виробляє тролейбуси для попередніх та приймальних перевірок, а після завершення приймальних перевірок –серійно їх виготовляє.
Згідно п.п.4.1 вказаного договору позивач передає третій особі право на патенти і право на використання винаходів та промислових зразків, що витікають з патенту, за ліцензійними договорами, які реєструються в Держпатенті Україні. Строк дії договору встановлюється з 01.01.1994р. до завершення виробництва тролейбусів.
Офіційним дилером ДП “ВО “Південний машинобудівний завод ім..О.М.Макарова” по поставці, гарантійному та сервісному обслуговуванню тролейбусів марки ЮМЗ Т з квітня 1995 року є ЗАТ “Літан”, що підтверджується контрактом № 232 від 04.04.1995р., договором про дилерство № 485 від 01.10.2001р., які укладалися між ДП “ВО “Південний машинобудівний завод ім..Макарова” та АТ “Літан”.
Відповідно до умов вищезазначених договорів, Положення “Про фірмове технічне обслуговування тролейбусів, які виготовляються ДП “ВО “Південний машинобудівний завод ім..Макарова” від 1995 року, яке розроблено відповідно з Рішенням Державного комітету України по житлово-комунальному господарству Міністерства машинобудування, ВПК та конверсії України від 05.12.1993р. № 25/31, а також Положення “Про взаємодію ДП “ВО “Південний машинобудівний завод ім..Макарова” та АТ “Літан” по питанням гарантійного та технічного обслуговування тролейбусів та зв’язку з споживачами” від 05.07.2002р., акціонерне товариство “Літан” протягом 10 років проводить:
- поставку тролейбусів марки ЮМЗ Т спеціалізованим автомобільним транспортом відповідача;
- наладку тролейбусів марки ЮМЗ Т перед введенням в експлуатацію та їх гарантійне обслуговування;
- навчання водіїв та обслуговуючого тролейбуси персоналу;
- маркетингові дослідження ринку збуту тролейбусів та запчастин до них, постачання на виробництво тролейбусів марки ЮМЗ Т матеріалів та комплектуючих;
- фінансування (часткове та повне) виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, освоєння серійного виробництва нових модифікацій тролейбусів, а також окремих вузлів та агрегатів.
Крім того, АТ “Літан” виступило замовником робіт по наданню Міжнародного ідентифікаційного коду виробника дорожніх транспортних засобів (WMI) та символів ідентифікаційного номеру ДТЗ (VIN) на тролейбуси марки ЮМЗ Т-2, ЮМЗ Т2-09 (свідоцтва №№ 139, 139/1 від 27.09.1999р., 27.03.2000р. (відповідно), які видані АТ “Літан” Органом сертифікації дорожніх транспортних засобів Державного підприємства “Державний автотранспортний науково-дослідний та проектний інститут).
Вказані дії відповідача свідчать про використання ним промислового зразка до дати отримання патенту № 4013 (в тому числі й до дати подачі заявки –27.03.2000р.).
Статтею 22 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” № 3688-ХІІ від 15.12.1993р. встановлено, що дії будь-якої особи, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності добросовісно використала в Україні заявлений промисловий зразок чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання промислового зразка, як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування), не визнаються порушенням прав власника патенту.
Факт виконання відповідачем перелічених дій підтверджується наявними у справі матеріалами (т.1, а.с.41-77, т.2, а.с.76-105, 108-109), листом третьої особи від 26.05.2005р. № 900/24 (т.2, а.с.127), поясненнями № 4 позивача до позовної заяви від 21.06.2005р., де він зазначив, що дії, які АТ “Літан” надав в якості значної та серйозної підготовки, а саме: поставка тролейбусів покупцю, гарантійне обслуговування, маркетингові дослідження, реклама й участь в виставках є звичайним продажем готового промислового зразка “Тролейбус” та заходом по розширенню ринку збуту з метою отримання максимального прибутку, які не є значною та серйозною підготовкою до використання промислового зразка “Тролейбус”.
Дії, які виконувало АТ “Літан”, виконувались до подання заявки на промисловий зразок за патентом № 4013 протягом тривалого часу та за добровільною згодою всіх інших осіб, задіяних у створенні тролейбусів (в тому числі за згодою позивача, що випливає з чисельного листування та спільних рішень, згідно яких на відповідача покладалися відповідні завдання або констатувалося їх виконання).
Вказані дії вимагали створення певної матеріальної бази, залучення кваліфікованих спеціалістів та значних фінансових витрат, що у відповідності з п.1 ст.22 Закону України № 3688-ХІІ від 15.12.1993р. є здійсненням значної та серйозної підготовки для використання заявленого промислового зразка.
За таких обставин судова колегія прийшла до висновку, що відповідач використовував промисловий зразок за патентом України № 4013 до дати подання позивачем до Установи заяви та здійснив значну та серйозну підготовку для такого використання.
До такого ж висновку дійшли експерти науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України (т.7, а.с.2). Експертиза проводилась за ухвалою суду апеляційної інстанції від 04.10.2005р.
Отже, згідно зі ст..22 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” відповідач володіє правом попереднього користування, що означає збереження права на безоплатне продовження використання промислового зразка і його дії не визнаються порушенням прав власника патенту.
За таких обставин підстави для задоволення позовних вимог позивача відсутні.
При вирішенні даного спору господарський суд Дніпропетровської області дійшов хибних висновків, які не відповідають обставинам справи, що у відповідності зі ст..104 ГПК України є підставою для зміни рішення в частині первісного позову.
В процесі перегляду справи 24.10.2006р. позивач заявив клопотання:
- про фіксацію судового процесу при опитуванні експертів Дорошенка О.Ф. та Боровика П.А., яке задоволено судом;
- про призначення повторної судової експертизи в зв’язку з необґрунтованістю, на думку позивача, висновків, викладених в експертному висновку № 131, яке відхилено судовою колегією, оскільки експертний висновок оцінюється судом у сукупності з іншими доказами й цих доказів достатньо для вирішення спору;
- про зупинення провадження по даній справі до вирішення дисциплінарного провадження відносно експертів Боровика П.А. та Дорошенка О.Ф. на підставі заяви позивача.
Вказане клопотання також відхилено судом як таке, що не відповідає вимогам ст..79 ГПК України та ненадання доказів порушення дисциплінарного провадження.
Зустрічний позов.
За зустрічним позовом відповідач вимагав визнати недійсним патент № 4013 на промисловий зразок “Тролейбус”, посилаючись на те, що запатентований позивачем промисловий зразок став загальнодоступним у світі задовго до подання позивачем заявки на патент, не є новим і не відповідає умові патентоспроможності “новизна”.
Підстави для визнання патенту недійсним встановлені ст..25 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”, згідно з якою, зокрема, у разі невідповідності запатентованого промислового зразка умові патентоспроможності “новизна” він може бути визнаний в судовому порядку недійсним.
Загальний строк для захисту свого права або інтересу встановлено в 3 роки.
Відомості про видачу патенту № 4013 позивачу були опубліковані в офіційному бюлетені № 6 від 15.11.2000р., тому до вказаного спору суд першої інстанції правомірно застосував норми Цивільного кодексу УРСР про позовну давність, які діяли на момент видачі патенту.
За ст.ст.76, 79 ЦК УРСР перебіг строку позовної давності починається з дня виникнення права на позов. Право на позов виникає з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права.
Офіційний бюлетень відомостей про видачу патентів є загальнодоступним виданням, тому відповідач міг дізнатись про видачу спірного патенту після публікації, оскільки саме з цього моменту будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в установленому порядку (ч.2 ст.16 Закону).
Зустрічний позов про визнання недійсним патенту № 4013 пред’явлено відповідачем 02.06.2005р., тобто після закінчення строку позовної давності, встановленого ст.71 ЦК УРСР. Закінчення строку позовної давності до пред’явлення позову згідно зі ст.80 ЦК УРСР є підставою для відмови у позові. Відповідно клопотання про поновлення позовної давності та обґрунтування поважності причин її пропуску позивачем не надано, тому господарський суд правомірно відмовив у задоволенні зустрічного позову. ЗАТ “Літан” згодне з рішенням господарського суду по зустрічному позову та не оскаржує його.
З урахуванням вищевикладеного рішення по даній справі слід змінити. Згідно з п.4 ст.49 ГПК України судові витрати, сплачені ЗАТ “Літан” за апеляційною скаргою, відносяться на державне конструкторське бюро “Південне” ім..Янгеля м.Дніпропетровськ.
Керуючись ст. ст.101, 103-105 Господарського процесуального кодексу України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Апеляційну скаргу закритого акціонерного товариства “Літан” м.Дніпропетровськ –задовольнити.
Рішення господарського суду Дніпропетровської області від 25.07.2005р. по справі № 8/188 –змінити, виклавши його резолютивну частину в наступній редакції:
“В задоволенні первісного позову –відмовити.
В задоволенні зустрічного позову –відмовити.”
Стягнути з державного конструкторського бюро “Південне” ім.Янгеля м.Дніпропетровськ на користь закритого акціонерного товариства “Літан” м.Дніпропетровськ 12 675 грн. 20 коп. державного мита, сплаченого при поданні апеляційної скарги. Видати наказ.
Видачу наказу доручити господарському суду Дніпропетровської області.
Головуючий Л.О.Ясир
Суддя І.М.Герасименко
Суддя В.В.Прудніков
З оригіналом згідно
Помічник судді О.В.Водопоєнко