ВИЩИЙ  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  УКРАЇНИ  

 ПОСТАНОВА          

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ          

Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П. –головуючий, судді Бенедисюк І.М. і Львов Б.Ю.,

розглянувши касаційну скаргу підприємства громадського об’єднання “Асоціація      підтримки      вітчизняного      виробника”      “Фірма-Ласка”,  м. Кіровоград,

на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 12.07.2006

зі справи № 3/56

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю “Торговий дім “Слов’янський базар” (далі –Товариство), м. Київ,

до підприємства громадського об’єднання “Асоціація підтримки вітчизняного виробника” “Фірма-Ласка” (далі –Підприємство)

про заборону використання позначення, вилучення з цивільного обороту та відшкодування збитків,

за участю представників сторін:

позивача – Новожилової Н.В.,

відповідача –Шаповалова Д.В.,

ВСТАНОВИВ:

Товариство звернулося до господарського суду Кіровоградської області з позовом (з урахуванням зміни позовних вимог, т. 2, а.с. 72) про заборону Підприємству використання позначення “ЗВЕЗДНАЯ ФОРТУНА” та про стягнення з нього матеріальної шкоди в сумі 51 882,19 грн. і моральної шкоди в сумі 30 000 грн.

Рішенням названого суду від 24.05.2006 (суддя Наливайко Є.М.), залишеним без змін постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 12.07.2006 (колегія суддів у складі: Науменко І.М. –головуючий суддя, судді Голяшкін О.В., Білецька Ю.І.), позов задоволено частково: відповідачу заборонено використання позначення “ЗВЕЗДНАЯ ФОРТУНА” на упаковці морозива; стягнуто на користь позивача на відшкодування матеріальної шкоди 33 549,20 грн. і 30 000 грн. - на відшкодування моральної шкоди; в іншій частині позову відмовлено. Прийняті судові рішення мотивовано порушенням відповідачем прав позивача як власника торговельної марки (знака для товарів і послуг) “ЗОЛОТА ФОРТУНА” та необхідністю відшкодування матеріальної і моральної шкоди.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Підприємство просить постанову апеляційного суду зі справи скасувати внаслідок порушення норм матеріального і процесуального права та прийняти нове рішення про відмову в позові.  

Відзив на касаційну скаргу не надходив.

Усіх учасників судового процесу відповідно до статті 1114 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги.

Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність часткового задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Попередніми судовими інстанціями встановлено, що:

- 15.09.2000 (за заявкою від 07.09.1998) уповноваженим відомством громадянину Акімову Д.І. та приватному підприємству “Міжнародна асоціація шоу-програм “Телефан” видано свідоцтво України № 16283 на знак для товарів і послуг (словесне позначення “ЗОЛОТА ФОРТУНА”) для товарів і послуг 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), в тому числі в 30 класі - для морозива;

- рішенням Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України від 13.12.2000 зареєстровано договір, відповідно до умов якого право власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 16283 Акімовим Д.І. передано Товариству;

- згідно з доповненням до свідоцтва України № 16283 на знак для товарів і послуг (словесне позначення “ЗОЛОТА ФОРТУНА”) від 15.12.2003 його власниками є позивач разом з товариством з обмеженою відповідальністю “Міжнародна асоціація шоу-програм “Телефан” (далі –ТОВ “Міжнародна асоціація шоу-програм “Телефан” );

- власниками свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 16283 (позивачем і ТОВ “Міжнародна асоціація шоу-програм “Телефан”) 01.02.2002 та приватним підприємством фірмою “Шисхол” (далі –ПП “Шисхол”) укладено ліцензійний договір № 01/02, відповідно до умов якого ПП “Шисхол” отримало невиключне право на використання зареєстрованого позначення “ЗОЛОТА ФОРТУНА” (свідоцтво України № 16283) для товарів 30 класу МКТП (зокрема для морозива);    

- рішенням Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України від 13.05.2002 до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг внесено відомості про видачу ПП “Шисхол” невиключної ліцензії згідно з умовами зазначеного договору;

- ПП “Шисхол” з 2002 року виробляє і реалізує морозиво, для якого використовує торговельну марку “ЗОЛОТА ФОРТУНА” шляхом нанесення відповідного позначення на упаковку цього товару;  

- протягом 2003 –2005 років Підприємство випускало в цивільний оборот морозиво з використанням позначення “ЗВЕЗДНАЯ ФОРТУНА”;

- згідно з висновком експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 30.11.2005 № 105:

·          на упаковці морозива виробництва відповідача використано позначення “ЗВЕЗДНАЯ ФОРТУНА”, яке є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України від 15.09.2000 № 16283;

·          позначення “ЗВЕЗДНАЯ ФОРТУНА” на упаковці морозива виробництва відповідача є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України від 15.09.2000 № 16283, яке використовується на упаковці ідентичного товару - морозива виробництва ПП “Шисхол”;

·          використання виробником морозива “ЗВЕЗДНАЯ ФОРТУНА” ідентичних та дуже подібних елементів упаковки морозива з торговельною маркою “ЗОЛОТА ФОРТУНА” може призвести до змішування товарів на ринку та, відповідно, до введення в оману споживача відносно виробника товару;

- внаслідок незаконного використання відповідачем спірного позначення позивачеві заподіяно збитки майнового характеру (у вигляді упущеної вигоди) в 2003 році на суму 18 022,88 грн., у 2004 році - 9 474,79 грн., у 2005 році –6 051,53 грн., а всього на суму 33 549,20 грн., що підтверджується поданими позивачем доказами, які знаходяться в матеріалах справи (т.1 а.с. 59 - 63, т.2 а.с. 90-123);

- протиправні дії відповідача з використання спірного позначення спричинили приниження ділової репутації позивача.

Причиною даного спору є питання щодо порушення прав позивача як власника зареєстрованої торговельної марки (знака для товарів і послуг) та заподіяння йому матеріальної і моральної шкоди.

Товариство обґрунтувало свої позовні вимоги:

- наявністю у нього прав на використання зареєстрованого позначення на свій розсуд та на заборону його використання без згоди власника;

- недоотриманням ПП “Шисхол” запланованого прибутку, що призвело до недоотримання прибутку позивачем, який має право на винагороду в розмірі 5 % від відпускної вартості виготовленої продукції згідно з умовами ліцензійного договору з ПП “Шисхол”;

- приниженням честі, гідності та ділової репутації підприємства в зв’язку з незаконним використанням знака для товарів і послуг.        

Водночас відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (в редакції, що діяла на час виникнення спірних правовідносин) взаємовідносини при користуванні знаком, свідоцтво на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник свідоцтва може користуватися і розпоряджатися знаком за своїм розсудом, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання знака та передавати право власності на знак іншій особі без згоди решти власників свідоцтва.

Такі ж приписи містить й пункт 3 цієї статті в редакції, чинній на час вирішення спору судом.

Попередніми судовими інстанціями встановлено, що разом з позивачем власником свідоцтва України № 16283 на знак для товарів і послуг (словесне позначення “ЗОЛОТА ФОРТУНА”) є ТОВ “Міжнародна асоціація шоу-програм “Телефан”, яке також є й стороною за ліцензійним договором від 01.02.2002 № 01/02 з ПП “Шисхол”.

Наявна в матеріалах справи додаткова угода № 1 до ліцензійного договору від 01.02.2002 № 01/02 містить відомості щодо передачі позивачем і ТОВ “Міжнародна асоціація шоу-програм “Телефан” права на використання зареєстрованого позначення “ЗОЛОТА ФОРТУНА” ПП “Шисхол” за винагороду в розмірі 5 % від відпускної вартості кожної одиниці продукції з використанням знака “ЗОЛОТА ФОРТУНА”.

Разом з тим ТОВ “Міжнародна асоціація шоу-програм “Телефан”, прав і обов’язків якого як власника свідоцтва України № 16283 на знак для товарів і послуг “ЗОЛОТА ФОРТУНА” і сторони за ліцензійним договором від 01.02.2002 № 01/02 безпосередньо стосується даний спір, не було залучено до участі у справі, що є порушенням приписів статті 27 ГПК України.

Згідно з пунктом 3 частини другої статті 11110  ГПК України порушення норм процесуального права є в будь-якому випадку підставою для скасування рішення місцевого або постанови апеляційного господарського суду, якщо господарський суд прийняв рішення або постанову, що стосується прав і обов’язків осіб, які не були залучені до участі в справі.

Водночас попередні судові інстанції не дослідили питання щодо укладення угоди з використання торговельної марки “ЗОЛОТА ФОРТУНА” власниками відповідного свідоцтва та не з’ясували умови розподілу позивачем і ТОВ “Міжнародна асоціація шоу-програм “Телефан” винагороди за ліцензійним договором з ПП “Шисхол” від 01.02.2002 № 01/02.

У свою чергу, в частині, що стосується відшкодування матеріальної і моральної шкоди рішення попередніх судових інстанцій зі справи не відповідають приписам пункту 3 частини першої статті 84 та пункту 7 частини другої статті 105 ГПК України.

Для покладення на відповідача відповідальності за заподіяння шкоди господарські суди мали з наведенням у рішеннях відповідних обставин дослідити наявність сукупності усіх елементів складу цивільного правопорушення: протиправної поведінки; збитків; причинного зв'язку між протиправною поведінкою заподіювача шкоди та збитками; вини.

Вимагаючи відшкодування збитків у вигляді упущеної вигоди, позивач повинен довести, що за звичайних обставин він мав реальні підстави розраховувати на одержання певного доходу; при цьому протиправні дії відповідача є причиною, а збитки, які виникли, - наслідком такої протиправної поведінки.

Суд першої інстанції, обґрунтовано відхиливши вимоги Товариства щодо компенсації втрат від інфляції, повністю погодився з поданим позивачем розрахунком упущеної вигоди. Проте  він:

- не з’ясував фактичний строк дії ліцензійного договору № 01/02, укладеного 01.02.2002 на три роки;

- не дослідив умови розподілу Товариством і ТОВ “Міжнародна асоціація шоу-програм “Телефан” винагороди за ліцензійним договором  від 01.02.2002 № 01/02 (додаткова угода № 1) у загальному розмірі 5 %;

- не встановив фактичні строк і обсяги (вартість) виготовлення ПП “Шисхол” морозива з використанням торговельної марки “ЗОЛОТА ФОРТУНА” за ліцензійним договором  від 01.02.2002 № 01/02;

- не дослідив документи, подання яких передбачено додатковою угодою № 1 до ліцензійного договору від 01.02.2002 № 01/02 (щоквартальний звіт ПП “Шисхол”, копії бухгалтерських документів, що підтверджують кількість і вартість виробленої продукції, т. 1, а.с. 26);

- не встановив фактичний щоквартальний доход саме Товариства в 2002 –2005 роках (2002 рік підлягає дослідженню, оскільки, виходячи з його показників, позивач розрахував можливе збільшення обсягів виробництва та розміру власного доходу, т. 2, а.с. 73-74);

- не з’ясував час фактичного початку виробництва спірної продукції відповідачем (хоча б в межах кварталу певного року, враховуючи щоквартальне отримання позивачем доходу за ліцензійним договором від 01.02.2002 № 01/02) та не дослідив її обсяг;

- не дослідив реальну можливість зростання доходу позивача в 2003 –2005 роках (враховуючи, що для прийняття рішення про повне відшкодування упущеної вигоди протиправні дії відповідача мають бути єдиною і достатньою причиною неотримання позивачем доходу, на одержання якого він мав реальні підстави розраховувати), не навів у рішенні обставин, які свідчили б про здійснення усіх необхідних підготовчих дій для цього і можливість реального зростання доходу позивача у визначеному ним розмірі, та не зазначив конкретних доказів на їх підтвердження.

Без дослідження зазначених фактичних обставин і наведення в судовому рішенні відповідного мотивування з посиланням на конкретні докази факт заподіяння позивачеві збитків майнового характеру (у вигляді упущеної вигоди) на суму 33 549,20 грн. відповідно до приписів статті 43 ГПК України не може вважатися встановленим належним чином.

Щодо відшкодування моральної шкоди суд першої інстанції не врахував викладене в постанові Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 № 4 “Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди”, а саме:

- під немайновою шкодою, заподіяною юридичній особі, слід розуміти втрати немайнового характеру, що настали у зв'язку з приниженням її ділової репутації, посяганням на фірмове найменування, товарний знак, виробничу марку, розголошенням комерційної таємниці, а також вчиненням дій, спрямованих на зниження престижу чи підрив довіри до її діяльності (пункт 3);

- відповідно до загальних підстав цивільно-правової відповідальності обов'язковому з'ясуванню при вирішенні спору про відшкодування моральної (немайнової) шкоди підлягають: наявність такої шкоди, протиправність діяння її заподіювача, наявність причинного зв'язку між шкодою і протиправним діянням заподіювача та вини останнього в її заподіянні. Суд, зокрема, повинен з'ясувати, чим підтверджується факт заподіяння позивачеві моральних чи фізичних страждань або втрат немайнового характеру, за яких обставин чи якими діями (бездіяльністю) вони заподіяні, в якій грошовій сумі чи в якій матеріальній формі позивач оцінює заподіяну йому шкоду та з чого він при цьому виходить, а також інші обставини, що мають значення для вирішення спору (пункт 5);

- заподіяна моральна (немайнова) шкода відшкодовується тій фізичній чи юридичній особі, права якої були безпосередньо порушені протиправними діями (бездіяльністю) інших осіб (пункт 7).

Ці рекомендації місцевий господарський суд не виконав та відповідні обставини не встановив і не дослідив, про що свідчить, зокрема, відсутність посилання суду першої інстанції в рішенні зі справи на докази, що підтверджують факт приниження ділової репутації саме позивача як власника зареєстрованого позначення, а не ПП “Шисхол” (виробника відповідної продукції).

Зазначені недоліки не було виправлено й судом апеляційної інстанції.

Таким чином, попередні судові інстанції припустилися неправильного застосування приписів частини першої статті 47 ГПК України щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що відповідно до частини першої статті 11110 ГПК України є підставою для скасування судових рішень зі справи.

Касаційна ж інстанція відповідно до частини другої статті 1117 ГПК України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

З огляду на наведене справа має бути передана на новий розгляд до суду першої інстанції, під час якого необхідно залучити до участі у справі ТОВ “Міжнародна асоціація шоу-програм “Телефан” як третю особу, встановити обставини, зазначені в цій постанові, дати їм та доводам учасників судового процесу належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до вимог закону.

Керуючись статтями 1117, 1119 –11112 ГПК України, Вищий господарський суд України      

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу підприємства громадського об’єднання “Асоціація підтримки вітчизняного виробника” “Фірма-Ласка” задовольнити частково.

2. Рішення господарського суду Кіровоградської області від 24.05.2006 та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 12.07.2006 зі справи № 3/56 скасувати.  

Справу передати на новий розгляд до господарського суду Кіровоградської області.  

Суддя               В.Селіваненко

Суддя                І.Бенедисюк

Суддя                                                                                                Б.Львов