КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД       

01025, м.Київ, пров. Рильський, 8                                                            т. (044) 278-46-14

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 25.11.2010                                                                                           № 12/44

 Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

 головуючого:          Корсака В.А.

 суддів:             

 при секретарі:            

 За участю представників:

 від ЖЕНЕРАЛЬ КОМПАНІ ДЕ ФАРМАСІ ДУ ВІЕТ НАМ: Жила Б.В. (за дов.),

від Товариства з обмеженою відповідальністю «Філеон – Фарма»: Суханов В.В. (за дов.), Семеній Ю.М, (за дов.),

від Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України: не з’явився,

 розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ЖЕНЕРАЛЬ КОМПАНІ ДЕ ФАРМАСІ ДУ ВІЕТ НАМ (GENERAL COMPANIE DE PHARMACIE DU VIET NAM)

 на рішення Господарського суду м.Києва від 17.09.2010

 у справі № 12/44 ( .....)

 за позовом                               ЖЕНЕРАЛЬ КОМПАНІ ДЕ ФАРМАСІ ДУ ВІЕТ НАМ (GENERAL COMPANIE DE PHARMACIE DU VIET NAM)

 до                                                   ТОВ "Філеон-Фарма"

 третя особа           Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України

 про                                                   припинення порушення права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 84593 та міжнародною реєстрацією № 819019

за зустрічним

позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Філеон – Фарма»

до ЖЕНЕРАЛЬ КОМПАНІ ДЕ ФАРМАСІ ДУ ВІЕТ НАМ (GENERAL COMPANIE DE PHARMACIE DU VIET NAM)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України

про визнання недійсним Свідоцтва України №84593 на знак для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

09 лютого 2008 року позивач звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до відповідача, про припинити порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №819019, шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю «Філеон – Фарма» використовувати на упаковці товару позначення схоже до ступеню сплутування зі знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №819019 для маркування товару 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (фармацевтична продукція, бальзами); 2) припинити порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 84593, шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю «Філеон – Фарма» використовувати на упаковці товару позначення схоже до ступеню сплутування зі знаком для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 84593 для маркування товару 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (бальзами лікувальні; бальзамічні препарати на лікарські (медичні) потреби; біологічні препарати на лікарські (медичні) потреби; мазі на фармацевтичні потреби; фармацевтичні препарати)

22.02.2008 ТОВ «Філеон-Фарма» подало зустрічну позовну заяву, у якій просіть суд: 1) прийняти зустрічний позов до спільного розгляду із позовом ЖЕНЕРАЛЬ КОМПАНІ ДЕ ФАРМАСІ ДУ ВІЄТ НАМ (GENERAL COMPANIE DE PHARMACIE DU VIEТNAM) до ТОВ «Філеон-Фарма» у справі 12/44; 2) визнати недійсним Свідоцтво на комбінований знак для товарів і послуг «Золота Зірка» №84593, зареєстроване 12.11.2007.

В судовому засіданні 03.12.2008 представником ЖЕНЕРАЛЬ КОМПАНІ ДЕ ФАРМАСІ ДУ ВІЄТ НАМ (GENERAL COMPANIE DE PHARMACIE DU VIEТNAM) подано заяву про зміну предмету позову, а саме, позивач змінює предмет позовної заяви та замість викладеного у пунктах 1 та 2 прохальної частини позовної заяви просить суд: припинити порушення прав інтелектуальної власності та заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Філеон-Фарма»використовувати позначення, схожі настільки, що їх можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 819019 та Свідоцтвом України №84593 шляхом нанесення їх на товари 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (фармацевтична продукція, бальзами), упаковку цих товарів, зберігання таких товарів із зазначеним нанесенням позначень, схожих настільки, що їх можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №819019 та Свідоцтвом України № 84593, з метою пропонування для продажу, пропонування їх для продажу, продаж та імпорт (ввезення) таких товарів. Решту позовних вимог позивач залишає незмінними.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 17.09.2010 у справі №12/44 у задоволенні первісного позову ЖЕНЕРАЛЬ КОМПАНІ ДЕ ФАРМАСІ ДУ ВІЕТ НАМ (GENERAL COMPANIE DE PHARMACIE DU VIET NAM) та у задоволенні зустрічного позову Товариства з обмеженою відповідальністю «Філеон-Фарма» відмовлено.

Не погодившись з прийнятим рішенням, ЖЕНЕРАЛЬ КОМПАНІ ДЕ ФАРМАСІ ДУ ВІЕТ НАМ (GENERAL COMPANIE DE PHARMACIE DU VIET NAM) звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення в частині відмови в задоволенні первісного позову та прийняти нове, яким первісний позов задовольнити, в зустрічному відмовити, посилаючись на недоведеність обставин, що мають значення для справи, які місцевий господарський суд визнав встановленими, невідповідність висновків, викладених в оскаржуваному рішенні, обставинам справи, неправильним застосуванням норм матеріального та процесуального права.

Апеляційна скарга обґрунтована тим, що Договір №CFF-PIL/98 від 17.07.1998 не може бути доказом здійснення практичної діяльності з імпорту в Україну бальзаму «Золота Зірка», тим більше – з реалізації бальзаму українським споживачам, а відтак, не може підтверджувати ділову практику з цих видів господарської діяльності. Відповідно і передача прав та обов’язків за цим Договором від ЗАТ «Філеон» до відповідача по Договору від 27.01.2006 не можу вважатись передачею ділової практики з імпорту й реалізації на Україні бальзаму «Золота Зірка».

Крім того, апелянт зазначає, що відповідач використовує для маркування бальзаму «Золота Зірка» не ті позначення, які були наведені у аналітичній нормативній документації до реєстраційного посвідчення №Р.09.00/2233 від 19.09.2000 та на які у ЗАТ «Філеон» виникло право попереднього користувача. Отже, як стверджує позивач за первісним позовом, право попереднього користувача на використання позначень для маркування бальзаму «Золота Зірка», що виникло у ЗАТ «Флеон», не можу стосуватися діяльності ТОВ «Філеон-Фарма», оскільки воно, для маркування вказаного товару, використовує вже інші позначення. При цьому, таке використання розпочалося з 2006 року, тобто вже після того, як апелянт набув права на знак за міжнародною реєстрацією №819019 від 03.12.2003.

Третя особа не скористалася наданим її правом на учать свого представника в судовому засіданні 25.11.2010, про причини неявки суд не повідомила, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, доказом чого є підпис повноваженого представника Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України на розписці про перенесення дати судового засідання на 25.11.2010 (а.с. 13, том 4). Клопотань про відкладення розгляду справи не надходило.

За таких обставин, судова колегія прийшла до висновку про можливість розгляду справи у відсутності представника третьої особи, повідомленої належним чином про час та місце розгляду справи.

Розглянувши у судовому засіданні апеляційну скаргу, дослідивши матеріали справи та зібрані у ній докази, заслухавши пояснення представників сторін, колегією суддів встановлено наступне.

Позивач за первісним позовом – ЖЕНЕРАЛЬ КОМПАНІ ДЕ ФАРМАСІ ДУ ВІЕТ НАМ (GENERAL COMPANIE DE PHARMACIE DU VIET NAM) – є власником Свідоцтва України № 84593 на комбінований знак для товарів і послуг «Золота зірка», правова охорона якому надається в Україні з 25.07.2007 (дата подання заявки). Знак за Свідоцтвом № 84593 зареєстрований для товарів класу 5 МКТП, включаючи бальзами лікувальні; бальзамічні препарати на лікарські (медичні) потреби; біологічні препарати на лікарські (медичні) потреби; мазі на фармацевтичні потреби; фармацевтичні препарати. Також позивач є власником міжнародної реєстрації № 819019 комбінованого знаку для товарів і послуг, правова охорона якому надається в Україні з 03.12.2003 (дата міжнародної реєстрації) для товарів класу 5 МКТП фармацевтична продукція, бальзами.

Відповідно до частини 1 статті 256 Митного кодексу України знак за Свідоцтвом України №84593 внесено до Реєстру об’єктів інтелектуальної власності Держмитслужби України за №000018 строком з 04.12.2007 по 04.12.2008.

Позивач стверджує, що відповідач використовує комбіноване позначення, схоже до степеню змішування зі знаками для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 819019 та Свідоцтвом України № 84593.

Щодо знака за Свідоцтвом України № 84593, то про його використання йдеться у повідомленні Київської регіональної митниці від 31.01.2008 № 35/1.7-6/1021 про призупинення митного оформлення товару – Бальзам «Золота Зірка», одержувачем якого є відповідач.

Вказане, на думку позивача за первісним позовом, свідчить про порушення відповідачем за первісним позовом прав позивача як власника об’єкту інтелектуальної власності, передбачених чинним законодавством, зокрема, пунктом 5 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати), що стало підставою для звернення позивача до суду.

У відзиві на зустрічну позовну заяву (а.с. 48-50, том 1) позивач за первісним позовом зазначив про те, що він отримав право поширювати бальзам «Золота зірка» на ринку України з 1998 року, що підтверджується виданим Міністерством охорони здоров’я України реєстраційним посвідченням № 3427 від 26.06.1998. Зазначене посвідчення видане Центральному фармацевтичному підприємству №26-ОРС, В’єтнам, м. Хошімін, що є дочірнім підприємством позивача. Відповідач – Товариство з обмеженою відповідальністю «Філеон-Фарма» – проти задоволення позовних вимог заперечив, подавши зустрічний позов про визнання недійсним Свідоцтва на комбінований знак для товарів і послуг «Золота Зірка» № 84593, зареєстроване 12.11.2007.

Зустрічні позовні вимоги обґрунтовані наступним.

ТОВ «Філеон-Фарма» використовує знаки для товарів і послуг «Золота Зірка» та бальзам «Золота Зірка» на підставі ліцензійного договору про передачу права на використання знаків для товарів і послуг від 01.06.2007 з їх власником – громадянином В’єтнаму ОСОБА_1, який передав за вказаним договором відповідачу невиключну ліцензію на словесні знаки для товарів і послуг «Золота Зірка» та бальзам «Золота Зірка» згідно Свідоцтв на знаки для товарів і послуг № № 48384 та 41157.

Згідно укладеного договору власник (ЗАТ «Філеон») свідоцтв надав ТОВ «Філеон-Фарма» згоду щодо поновлення його порушених прав як власника свідоцтв.

Як зазначає ЖЕНЕРАЛЬ КОМПАНІ ДЕ ФАРМАСІ ДУ ВІЕТ НАМ (GENERAL COMPANIE DE PHARMACIE DU VIET NAM) у позовній заяві, позивач подав заявку на реєстрацію знаку для товарів і послуг за Свідоцтвом № 84593 лише у 2007 році, а свідоцтво отримано ним 12.11.2007, тобто після реєстрації знаків для товарів і послуг за №№ 48384 та 41157, що були проведені у 2003-2005 роках (15.03.2005 проведено державну реєстрацію Свідоцтва № 48384, а 28.05.2003 - №41157).

Згідно з частиною 12 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Таким чином, ТОВ «Філеон-Фарма» стверджує, що право позивача за первісним позовом на використання зареєстрованих ним позначень виникло після того, як відповідач за зустрічним позовом отримав право на використання зареєстрованих ним позначень, тому позивач порушує пріоритетне право відповідача на використання позначень.

Позначення за Свідоцтвом № 84593 відповідач за первісним позовом вважає таким, що не відповідало умовам правової охорони станом на дату видачі свідоцтва, що було підставою для відмови в проведенні державної реєстрації свідоцтва, а станом на час розгляду справи є підставою для визнання свідоцтва недійсним згідно пункту 1 статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

ТОВ «Філеон-Фарма» стверджує, що в даному випадку позначення позивача є схожим настільки, що його можна сплутати, з позначеннями, що використовує відповідач на підставі ліцензійного договору про передачу права на використання знаків для товарів і послуг від 01.06.2007, про що зазначає позивач у позовній заяві, тобто, вони зареєстровані на порушення пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

В додаткових поясненнях щодо заявленого позову (а.с. 43-44, том 1) ТОВ «Філеон-Фарма» посилається на те, що ще у 2000 році на лікарський засіб Бальзам «Золота зірка» Міністерством охорони здоров’я України видане реєстраційне посвідчення №Р.09.00/02233 від 19.09.2000. В аналітичній нормативній документації на вказаний лікарський засіб ще в серпні 2000 року подавалося графічне зображення упаковки бальзаму «Золота зірка», яка і була використана ТОВ «Філеон-Фарма» при ввезенні товару, за наслідками якого позивач звернувся до суду.

Вказане реєстраційне посвідчення видавалося виробнику бальзаму Центральній фармацевтичній фабриці № 3 «Форифарм». Оформленням реєстраційного посвідчення займалося ЗАТ «Філеон» як представник виробника.

17.07.1998 між ЗАТ «Філеон» та Центральною фармацевтичною фабрикою №3 «Форифарм» укладено договір № CFF-FIL/98, згідно пункту 1.2. якого ЗАТ «Філеон» надане монопольне право по організації поставок і продажу бальзаму «CAO SAO VANG» («Золота Зірка») в Україні. Листом від 12.09.2003, який є невід’ємною частиною договору № CFF-FIL/98, ЗАТ «Філеон»повідомлене про перетворення ЦФФ № 3 «Форифарм» на Центральну Акціонерну фармацевтичну компанію «Форифарм».

27.01.2006 між ЗАТ «Філеон» та ТОВ «Філеон-Фарма» укладений договір про передання прав та обов’язків за вказаним договором № CFF-FIL/98 від ЗАТ «Філеон» до ТОВ «Філеон-фарма». Згідно вказаного договору про передання прав від 27.01.2006 ЗАТ «Філеон» передало ТОВ «Філеон-фарма» усі права та обов’язки за договором № CFF-FIL/98. В матеріалах справи також наявна письмова згода Центральної акціонерної фармацевтичної компанії «Форифарм» на таке передання прав та обов’язків, яка надана на виконання п. 8.2. договору № CFF-FIL/98 і є невід’ємною частиною договору про передання прав.

Таким чином, ТОВ «Філеон-Фарма» стверджує про наявність у нього права попереднього користувача на торговельну марку на підставі статті 500 Цивільного кодексу України.

ЖЕНЕРАЛЬ КОМПАНІ ДЕ ФАРМАСІ ДУ ВІЕТ НАМ (GENERAL COMPANIE DE PHARMACIE DU VIET NAM) заперечує проти наявності у ТОВ «Філеон-Фарма» права попереднього користування згідно статті 500 Цивільного кодексу України на позначення, оскільки договір № CFF-FIL/98 від 17.07.1998 не містить жодних згадувань про конкретні практичні дії, вчинені сторонами, а містить лише їх наміри. Об’єктивно станом на дату підписання договору жодної ділової практики, пов’язаної з використанням бальзаму «Золота зірка» виробництва компанії «Форіфарм» в Україні бути не могло, оскільки Законом України «Про лікарські засоби» передбачено, що на територію України можуть ввозитися лікарські засоби, зареєстровані в Україні, за наявності сертифіката якості, що видається виробником. Державна реєстрація бальзаму була здійснена лише 19.09.2000.

Судом першої інстанції було призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України - Дорошенко Олександру Федоровичу.

Згідно з Висновком № 439 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 26.08.2008 комбіноване позначення, що містить, зокрема, написи «золота зірка», «бальзам», зображення золотої зірки, розміщеної на фоні інших зображувальних елементів, яким оформлено лицьовий бік вторинних упаковок (паперових конвертів) бальзаму «Золота Зірка» вагою 3 г та 4 г, а також лицьовий бік вторинної упаковки (картонної коробки) бальзаму «Золота зірка» вагою 8 г є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 84593 та/або зі знаком за міжнародною реєстрацією №819019, знак для товарів і послуг за Свідоцтвом № 8 є схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №48384 настільки, що їх можна сплутати, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №84593 є схожим зі знаком для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 41157 настільки, що їх можна сплутати, зображення знака «Золота зірка» за Свідоцтвом України № 48384 входить до складу зображення знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №84593 у якості основного словесного елемента.

Суд першої інстанції прийняв висновок судової експертизи в якості належного доказу по справі відповідно до статті 42 Господарського процесуального кодексу України.

Оцінивши та перевіривши Висновок № 439 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 26.08.2008 за правилами статті 43 Господарського процесуального кодексу України, який відповідно до статті 42 Господарського процесуального кодексу України не є обов’язковим для господарського суду, але у судової колегії не викликає сумніву достовірність встановлених експертом обставин, що мають значення для правильного вирішення спору, оскільки відповідно до статей 384, 385 Кримінального кодексу України, експерт був попереджений про те, що несе відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку,у зв’язку з чим суд апеляційної інстанції, також приймає вказаний висновок в якості належного доказу у даній справі.

Крім того, при прийнятті оскаржуваного рішення, суд першої інстанції також прийняв до уваги рішення Солом’янського районного суду міста Києва від 23.06.2009 по справі № 2-812/09 за позовом ЖЕНЕРАЛЬ КОМПАНІ ДЕ ФАРМАСІ ДУ ВІЄТ НАМ (GENERAL COMPANIE DE PHARMACIE DU VIEТNAM) до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, громадянина В’єтнаму ОСОБА_1 про визнання недійсним свідоцтва України №48348 на знак для товарів і послуг та зустрічним позовом про визнання недійсним свідоцтва України №84593 на знак для товарів і послуг, третьої особи, що заявляє самостійні вимоги на предмет спору – Данафа Фармасьютикал Джойнт Сток Компані до громадянина В’єтнаму ОСОБА_1 про припинення дій, що порушують право та визнання недійсним Свідоцтва України на знак для товарів і послуг №№41157 та 48384.

Відповідно до частини 4 статті 35 Господарського процесуального кодексу України рішення суду з цивільної справи, що набрало законної сили, є обов’язковим для господарського суду щодо фактів, які встановлені судом і мають значення для вирішення спору.

Вказаним судовим рішенням, що набуло законної сили після залишення без змін ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 08.10.2009, визнано недійсними Свідоцтва України №41157 від 15.06.2004 на знак для товарів і послуг Бальзам «Золота зірка» та №48384 від 15.03.2005 на знак для товарів і послуг «Золота зірка», зобов’язано Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити відповідну публікацію. В задоволенні позовних вимог громадянина В’єтнаму ОСОБА_1 про визнання недійсним свідоцтва України №84593 на знак для товарів і послуг відмовлено.

Судова колегія погоджується з висновком суду першої інстанції щодо відмови в задоволенні первісного та зустрічного позовів, з огляду на наступне.

Щодо зустрічного позову.

Як встановлено рішенням Солом’янського районного суду міста Києва від 23.06.2009 по справі № 2-812/09 Свідоцтва України № 41157 від 15.06.2004 на знак для товарів і послуг Бальзам «Золота зірка» та № 48384 від 15.03.2005 на знак для товарів і послуг «Золота зірка» є недійсними, відповідно, не надають його власнику, а також будь-яким іншим особам прав на використання об’єктів інтелектуальної власності, що ними охоронялися.

Тобто, ТОВ «Філеон-Фарма» як особа, яка використовувала знаки для товарів і послуг «Золота Зірка» та Бальзам «Золота Зірка» на підставі ліцензійного договору про передачу права на використання знаків для товарів і послуг від 01.06.2007 з їх власником –громадянином В’єтнаму ОСОБА_1, який передав за вказаним договором відповідачу невиключну ліцензію на словесні знаки для товарів і послуг «Золота Зірка» та Бальзам «Золота Зірка» згідно Свідоцтв на знаки для товарів і послуг №№ 48384 та 41157, не може обґрунтовувати порушення свого права на використання позначень наявністю вказаних свідоцтв.

Оскільки ТОВ «Філеон-Фарма» саме наявністю Свідоцтв на знаки для товарів і послуг № № 48384 та 41157, а також фактом їх передачі за ліцензійним договором обґрунтовує свої зустрічні позовні вимоги про визнання недійсним Свідоцтва на комбінований знак для товарів і послуг «Золота Зірка»№ 84593 від 12.11.2007, то вказані вимоги задоволенню не підлягають.

Щодо первісного позову.

Відповідно до частини 1 статті 500 Цивільного кодексу України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Згідно з частиною 2 статті 500 Цивільного кодексу України право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Відповідно до пункту 1.2. Договору № CFF-FIL/98 від 17.07.1998, укладеного між ЗАТ «Філеон» та Центральною фармацевтичною фабрикою № 3 «Форифарм» (надалі ЦФФ № 3 «Форифарм»), ЗАТ «Філеон» надане монопольне право по організації поставок і продажу бальзаму «CAO SAO VANG» («Золота Зірка») в Україні. Листом від 12.09.2003, який є невід’ємною частиною договору № CFF-FIL/98, ЗАТ «Філеон» повідомлене про перетворення ЦФФ № 3 «Форифарм» на Центральну Акціонерну фармацевтичну компанію «Форифарм».

27.01.2006 між ЗАТ «Філеон» та ТОВ «Філеон-Фарма» укладений договір про передання прав та обов’язків за вказаним договором № CFF-FIL/98 від ЗАТ «Філеон» до ТОВ «Філеон-фарма». Згідно вказаного договору про передання прав від 27.01.2006 ЗАТ «Філеон» передало ТОВ «Філеон-фарма» усі права та обов’язки за договором № CFF-FIL/98. В матеріалах справи також наявна письмова згода Центральної акціонерної фармацевтичної компанії «Форифарм»на таке передання прав та обов’язків, яка надана на виконання п. 8.2. договору № CFF-FIL/98 і є невід’ємною частиною договору про передання прав.

Як вбачається з матеріалів справи, судом першої інстанції було зроблено запит до Державної митної служби України щодо надання інформації про здійснення ЗАТ «Фіолен» та ТОВ «Фіолен-Фарма» імпорту (ввезення) на територію України товарів (лікарських засобів) Бальзам «Золота Зірка», в період з 2000 року по даний час (а.с. 135, том 2).

Згідно наданої Державною митною службою України інформації (а.с. 147, том 2), з 2000 року по 2005 роки ЗАТ «Філеон» здійснювало імпорт Бальзаму «Золота Зірка» на територію України, з 2006 року імпорт вказаного товару здійснювало ТОВ «Філеон-Фарма». Постачальником Бальзаму «Золота Зірка», в тому числі, була ЦФФ № 3 «Форифарм» (після перетворення - Центральна Акціонерна фармацевтична компанія «Форифарм»).

Бальзам «Золота Зірка» був зареєстрований в Україні як лікарський засіб, що підтверджується наявним у матеріалах справи реєстраційним посвідченням № Р.09.00/02233 від 19.09.2000 та аналітичною нормативною документацією до Реєстраційного посвідчення №Р.09.00/02233, затверджена Наказом МОЗ України № 221 від 19.09.2000.

ТОВ «Філеон-Фарма» також надав суду численні видаткові накладні, за якими ЗАТ «Філеон» у 2002 –2003 роках постачало іншим особам на території України Бальзам «Золота Зірка», та відповідні довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей. У видаткових накладних зазначений номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб №Р.09.00/02233, за яким зареєстрований Бальзам «Золота Зірка»

Отже, у справі наявні належні докази фактичного здійснення в період з 2000 по 2005 роки ЗАТ «Філеон», а з 2006 року – ТОВ «Філеон-Фарма» імпорту бальзаму «Золота Зірка» на територію України та подальшої його реалізації. З урахуванням цього, суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що ділова практика щодо поставки Бальзаму «Золота Зірка», зокрема виробництва ЦФФ № 3 «Форифарм», перейшла від ЗАТ «Філеон» до ТОВ «Філеон-фарма»згідно договору від 27.01.2006 про передання прав та обов’язків за договором № CFF-FIL/98.

Хоча законодавство і не містить визначення поняття «ділова практика», згідно частини 7 статті 4 Господарського процесуального кодексу України це не є перешкодою для надання судом оцінки відповідним обставинам справи. Зокрема, суд погоджується з твердженням позивача про те, що під діловою практикою слід розуміти певну практичну, зокрема господарську, діяльність. В даному випадку такою господарською діяльністю є імпорт Бальзаму «Золота Зірка» на територію України.

Відповідно до частини 1 статті 43 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Проте, для встановлення наявності чи відсутності у відповідача права попереднього користувача необхідним є дослідити, яке саме позначення використовувало ЗАТ «Філеон» та чи використовує це ж позначення ТОВ «Філеон-Фарма».

У матеріалах справи наявна аналітична нормативна документація до реєстраційного посвідчення №Р.09.00/02233, затверджена Наказом Міністерства охорони здоров’я України №221 від 19.09.2000, яка містить зображення затвердженої упаковки лікарського засобу – Бальзаму «Золота Зірка».

Відповідно до статті 9 Закону України «Про лікарські засоби» лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації. До заяви (про реєстрацію лікарського засобу) додаються: матеріали доклінічного вивчення, клінічного випробування та їх експертиз; фармакопейна стаття або матеріали щодо методів контролю якості лікарського засобу, проект технологічного регламенту або відомості про технологію виробництва; зразки лікарського засобу; його упаковка; документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору. Згідно з пунктом 3 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 376 від 26.05.2005, у заяві про реєстрацію лікарського засобу зазначається інформація про упаковку лікарського засобу, а до заяви додаються зразки упаковки.

Згідно з пунктами 7, 8 Порядку здійснення державного контролю лікарських засобів, що ввозяться в Україну, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 902 від 14.09.2005, упаковка лікарського засобу підлягає візуальному контролю. Згідно з пунктами 4.4, 4.6. Інструкції про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі, затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров’я України № 436 від 30.10.2001, упаковка лікарського засобу є показником якості і підлягає державному контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі.

Відповідно до пункту 3.16 Інструкції про порядок проведення спеціалізованої оцінки матеріалів на лікарські засоби у Фармакопейному комітеті Держкоммедбіопрому України, затвердженої Наказом Державного комітету України з медичної та мікробіологічної промисловості № 160 від 23.12.1998, для спеціалізованої оцінки матеріалів лікарського засобу до Фармакопейного комітету подається зразок графічного оформлення споживчої упаковки, а згідно з пунктом 1.4. Інструкції всі зміни до аналітичної нормативної документації, які можуть мати місце під час дії реєстраційного посвідчення, зокрема, зміни або впровадження нового пакування та маркування лікарського засобу, підлягають експертизі.

Пунктом 4.1. Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я України № 426 від 26.08.2005 та пунктів 26-29, 41, 42 та 45 Додатку 5 до зазначеного Порядку, зміни щодо упаковки лікарського засобу потребують внесення поправок до змісту реєстраційних документів, поданих на момент прийняття рішення про реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу.

Враховуючи наведені вище положення законодавства, імпорт та подальша реалізація лікарського засобу в Україні може відбуватися лише в затвердженій упаковці, зміни упаковки та маркування потребують внесення змін до реєстраційних документів. За таких умов аналітична нормативна документація до Реєстраційного посвідчення №Р.09.00/02233 є належним доказом вигляду упаковки Бальзаму «Золота Зірка», імпорт та реалізацію якого ЗАТ «Філеон» здійснювало з 2000 року.

В матеріалах справи наявні зображення комбінованих позначень (а.с. 95-98, том 3), які ТОВ «Філеон-Фарма» на даний час використовує на упаковках бальзаму «Золота Зірка».

За результатами дослідження вказаних позначень суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що комбіновані позначення, які використовувалися ЗАТ «Філеон», та які використовує ТОВ «Філеон-Фарма», співпадають за основними елементами. Зокрема, обидва позначення містять поділене навпіл тіло, верхня частина якого є однокольоровою, а у нижній виконані білі смужки-промені, що розходяться з середини композиції; в середині композиції зображена зірка в колі, по обидві боки від неї зображені симетричні візерунки. Нижче центру вказаної композиції розташовано стилізовану стрічку із контуром, на якій виконаний напис «ЗОЛОТА ЗІРКА».

Крім того, у матеріалах справи наявний лист Центральної акціонерної фармацевтичної компанії «Форифарм» від 01.02.2010 (а.с. 92, том 3), згідно з яким комбіноване позначення, яке використовується на упаковці Бальзаму «Золота Зірка», з 1998 року не змінювалося, до вказаного листа додані відповідні зображення упаковок, та лист ТОВ «Бі-Фарм» № 2/0310 від 15.03.2010 (а.с. 99, том 3), згідно з яким з 2001 року зображення, які використовуються на упаковці Бальзаму «Золота Зірка» виробництва Центрального акціонерного фармацевтичного товариства «Форифарм» (колишньої ЦФФ № 3 «Форифарм»), а саме зображення золотої зірки, променів тощо не змінювалися.

Таким чином, судом встановлено, що ТОВ «Філеон-Фарма» використовує на упаковках Бальзаму «Золота Зірка» те саме комбіноване позначення, що використовувалося ЗАТ «Філеон»з 2000 року.

За таких обставин суд приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення первісного позову, оскільки ТОВ «Філеон-Фарма» згідно статті 500 Цивільного кодексу України належить право попереднього користувача стосовно комбінованого позначення, що використовується на упаковках Бальзаму «Золота Зірка».

Вказане право виникло у ЗАТ «Філеон» до подання позивачем відповідних заявок на реєстрацію комбінованих знаків для товарів і послуг (Свідоцтво України № 84593 на комбінований знак для товарів і послуг «Золота зірка», дата подання заявки 25.07.2007, міжнародна реєстрація №819019 від 03.12.2003) та перейшло до ТОВ «Філеон-Фарма» разом із відповідною діловою практикою по постачанню Бальзаму «Золота Зірка» на підставі договору від 27.01.2006 про передання прав та обов’язків за договором № CFF-FIL/98.

Таким чином, оскільки ТОВ «Філеон-Фарма» доведено наявність у нього правових підстав для використання позначень незалежно від наявності та дійсності Свідоцтв на знаки для товарів і послуг №№ 48384 та 41157, підстави для задоволення первісного позову відсутні.

Вимоги апеляційної скарги спростовуються вищевикладеним, за таких обставин апеляційна скарга є необґрунтованою та задоволенню не підлягає.

Відповідно до статті 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що рішення Господарського суду м. Києва від 17.09.2010 по справі №12/44 є обґрунтованим та таким, що відповідає чинному законодавству, фактичним обставинам та матеріалам справи, підстав для його скасування чи зміни не вбачається. Апеляційна скарга є необґрунтованою та задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 99, 101, 103, 105 Господарського процесуального кодексу України, суд-     

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ЖЕНЕРАЛЬ КОМПАНІ ДЕ ФАРМАСІ ДУ ВІЕТ НАМ (GENERAL COMPANIE DE PHARMACIE DU VIET NAM) залишити без задоволення.

Рішення Господарського суду міста Києва від 17.09.2010 у справі № 12/44 залишити без змін.

Матеріали справи № 12/44 повернути до Господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена протягом 20-ти днів до Вищого господарського суду України.

 Головуючий суддя                                                                      

 Судді