ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №  12/136-9/2817.09.10

За позовом

до

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору,

про

Зустрічним позовом

до

про

За позовом третьої особи, яка заявила самостійні вимоги на предмет спору за зустрічним позовом,

до

про СОРЕМАРТЕК С. А.

1) Закритого акціонерного товариства «Ландрін»

2) Товариства з обмеженою відповідальністю «Баклажан»

3) Товариства з обмеженою відповідальністю «М 15»

Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України

припинення порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 798984 та заборону вчинення дій;

Закритого акціонерного товариства «Ландрін»

1)  Компанії СОРЕМАРТЕК С. А.

2) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України,

визнання недійсною міжнародної реєстрації № 798984 на торговельну марку;

Товариства з обмеженою відповідальністю «М 15»

1) Компанії СОРЕМАРТЕК С. А.

2) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України

визнання недійсною міжнародної реєстрації № 798984 на торговельну марку

Колегія суддів у складі:


Шевченко Е. О. (головуючий)

Бондаренко Г. П. (доповідач)

Мандриченко О. В.

Представники:

Від СОРЕМАРТЕК С. А.:

Від ЗАТ «Ландрін»:

Від Державного департаменту інтелектуальної власності

Від ТОВ «Баклажан»:

Від ТОВ «М 15»: Дубинський М. І. –предст. (дов. б/н від 01.09.2009 р.), Сопільняк В. Ю. –предст. (дов. б/н  від 01.09.2009 р.), Семеній Ю. (дов. б/н від 12.02.2008р.)

Кочерга Д. О. –предст. (дов. б/н від 14.01.2010р.)

не з’явився

Омельченко В.М. –предст. (дов. б/н від  12.05.2010р.)

Карасьов Р. М. –предст. (дов. б/н від 20.08.2010 р.), Кочерга Д. О. –предст. (дов. б/н від від 20.08.2010 р.)

Обставини справи:

У квітні 2008 року компанія “СОРЕМАРТЕК С.А.”, Бельгія (SOREMARTEC S.A., Belgium) звернулася до суду з позовом до Закритого акціонерного товариства “Ландрін” (Російська Федерація), третя особа Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України про припинення порушення прав інтелектуальної власності. В обґрунтування вимог позивач посилався на те, що компанія SOREMARTEC S.A. (Бельгія), що входить до групи компаній Ферреро, є власником виключних майнових прав на торговельну марку (знак для товарів і послуг) за міжнародною реєстрацією №798984 від 20 лютого 2003 року, дія якої поширюється на територію України та включає товари класу 30 Міжнародної класифікації товарів і послуг, зокрема, кондитерські вироби. Оскільки ЗАТ “Ландрін”на території України розповсюджує товари, зокрема, кондитерські вироби, на упаковці яких відтворено торговельну марку за міжнародною реєстрацією №798984, використання якої є порушенням виключних майнових прав компанії “СОРЕМАРТЕК С.А.”(SOREMARTEC S.A.), позивач просив про задоволення позову.

У липні 2008 року ЗАТ “Ландрін” звернулося до суду з зустрічним позовом до компанії “СОРЕМАРТЕК С.А.”(SOREMARTEC S.A.), Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України про визнання недійсною на території України міжнародної реєстрації №798984 знаку, що належить компанії “СОРЕМАРТЕК С.А.”з моменту подання заявки на його реєстрацію та зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України направити до Міжнародного бюро повідомлення про визнання недійсною міжнародної реєстрації №798984.

Рішенням господарського суду м. Києва від 3 лютого 2009 року первісний позов задоволено, в задоволенні зустрічного позову відмовлено. Рішення суду мотивовано обґрунтованістю позовних вимог компанії “СОРЕМАРТЕК С.А.”та необхідністю захисту прав позивача як власника торговельної марки за міжнародною реєстрацією №798984.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 15 червня 2009 року, залишеною без змін постановою Вищого господарського суду України від 27 жовтня 2009 року, рішення суду першої інстанції скасовано, провадження в справі за первісним позовом припинено, зустрічний позов задоволено. Припиняючи провадження в справі за позовом компанії “СОРЕМАРТЕК С.А.”, суд, посилаючись на положення ст.ст. 12-17, 124 ГПК України, виходив із непідвідомчості даної справи судам України. Разом із цим, суд дійшов висновку про задоволення зустрічного позову ЗАТ “Ландрін”на підставі ст.ст. 5,6,19 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”у зв'язку з невідповідністю зареєстрованого позначення умовам надання правової охорони.

Ухвалою колегії суддів Верховного Суду України від 24 грудня 2009 року за касаційною скаргою компанії “СОРЕМАРТЕК С.А.”(далі-Компанія) порушено провадження з перегляду в касаційному порядку постанови Вищого господарського суду України від 27.10.09р.

Постановою Верховного Суду України по справі №12/136 від 26.01.2010 року постанову Вищого Господарського суду України від 27.10.2009 року, постанову Київського апеляційного господарського  суду від 15.06.2009 року та рішення Господарського суду міста Києва від 03.02.2009 року скасовано, а справу передано на новий розгляд.

Резолюцією голови Господарського суду міста Києва від 12.03.2010 року справу №12/136 передано на новий розгляд судді Бондаренко Г.П.

Розпорядженням Заступника Голови Господарського суду міста Києва Іванової Л.Б. від 22.03.2010 року призначено колегіальний розгляд справи №12/136 у наступному складі суду: головуючий суддя Шевченко Е.О., судді Бондаренко Г.П. (доповідач) та Мандриченко О.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.03.2010р. справу прийнято до провадження та присвоєно №12/136-9/28., розгляд справи в судовому засіданні призначено на 15.04.2010р., про що належним чином повідомлено сторін по справі.

06.04.2010 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва представником позивача подано клопотання б/н від 06.04.2010р. про залучення іншого відповідача та уточнення позовних вимог, в якому він просить суд:

- залучити до участі у справі як іншого відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю “Баклажан”(01014, м. Київ, вул. Бастіонна, буд.10, ЄДРПОУ 32308027).

Уточнює позовні вимоги наступним чином:

-          заборонити Закритому акціонерному товариству “Ландрін”використовувати на території України позначення, схоже настільки, що його можна сплутати з торгівельною маркою за Міжнародною Реєстрацією № 798984, а саме: здійснювати зберігання з метою пропонування продажу, пропонування для продажу, продаж, імпорт (ввезення) товару –кондитерських виробів (вафельних цукерок з кокосовою начинкою та мигдалем ”) із нанесенням позначення, схожого настільки, що його можна спутати з торговельною маркою за Міжнародною Реєстрацією № 798984;

-          заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю “Баклажан” використовувати на території України позначення, схоже настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою за Міжнародною реєстрацією №798984, шляхом зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу, продажу кондитерських виробів - вафельних цукерок з кокосовою начинкою та мигдалем "Landrin”;

  15.04.2010 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва представником позивача за первісним позовом подано клопотання б/н від 15.04.2010р. про витребування доказів, в якому просить суд:

  - витребувати у Закритого акціонерного товариства “Ландрін”докази ввезення на територію України ним чи будь-якою іншою особою за його згодою товару –кондитерських виробів (вафельних цукерок з кокосовою начинкою та мигдалем rin”), а саме: договори купівлі-продажу, поставки, вказаної продукції; копії валютно-митних декларацій, інші докази, які свідчать про факт перетину вказаною продукцією митного кордону України ;

  - витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю “Баклажан”докази придбання товару кондитерських виробів (вафельних цукерок з кокосовою начинкою та мигдалем “Landrin”) для подальшої реалізації, а саме: договори купівлі-продажу, поставки, дистрибуції, комісії тощо; товарні накладні на зазначай товар;

  - скерувати запит до Державної митної служби України з метою встановлення особи – імпортера товару –кондитерських виробів (вафельних цукерок з кокосовою начинкою та мигдалем ”) виробництва ЗАТ “Ландрін”.     

В судове засідання 15.04.2010р. представник третьої особи не з’явився, вимоги ухвали суду від 22.03.2010р. не виконав про причини неявки суд належним чином не повідомив, про час та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином.

Представник позивача за первісним позовом в судове засідання з’явився, вимоги ухвали суду від 22.03.2010р. виконав, надав усні пояснення з приводу поданих клопотань б/н від 06.04.2010р. та б/н від 15.04.2010р.

Представник відповідача за первісним позовом в судове засідання з’явився, вимоги ухвали суду від 23.03.2010р. виконав. Представнику відповідача надана можливість ознайомитись з клопотаннями поданими позивачем.

Ухвалою суду від 15.04.10р. колегією суддів прийнято до розгляду уточнені вимоги позивача за первісним позов, в зв’язку з чим на підставі ст. 24 ГПК України судом залучено до участі у справі у якості  іншого відповідача  за первісним позовом Товариство з обмеженою відповідальністю «Баклажан», на підставі ст.. 38 ГПК України витребувано додаткові докази та пояснення, а також  ухвалено про направлення судового запиту до Державної митної служби України, а розгляд справи відкладено на 13.05.2010р.

В судовому засіданні 13.05.2010р. судом оголошено перерву у розгляді справи на 17.06.2010 року за клопотанням представників сторін та в зв’язку з необхідністю надання представниками сторін доказів по справі та неотриманням судом  відповіді на судовий запит.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від  17.06.2010 року розгляд справи відкладено на 02.07.10р., в зв’язку з неявкою відповідачів по первісному позову та за клопотанням ЗАТ «Ландрін»про відкладення розгляду справи, а також в зв’язку з неотриманням судом витребуваних попередньою ухвалою додаткових доказів у справі та неотриманням відповіді на судовий запит, з огляду на що судом повторно витребувані додаткові докази та пояснення, ухвалено повторно направити судовий запит.

В судовому засіданні 02.07.10р. було оголошено перерву до 09.07.10р. В судовому засіданні 09.07.10р. було оголошено перерву до  10.08.10р., в зв’язку з неотриманням відповіді на судовий запит.

20.07.10р. до Господарського суду м. Києва  надійшла відповідь на судовий запит у справі № 12/136-9/28  з додаткам на 2 аркушах щодо митного оформлення імпорту в Україну кондитерських виробів (вафельних цукерок з кокосовою начинкою та мигдалем «Landrin»).

В судовому засіданні 10.0810р. позивачем за первісним позовом подано заяву про застосування строків позовної давності  щодо зустрічної позовної заяви про визнання недійсної міжнародної реєстрації № 798984 та надано письмові пояснення щодо суті позовних вимог.

Представником ЗАТ «Ландрін»подано клопотання про залучення до участі у справі у якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору  за первісним позовом на стороні відповідачів ТОВ «КЛОВ», обґрунтовуючи заявлене клопотання тим, що рішення у справі може вплинути на права та обов’язки зазначеної особи щодо сторін у справі  як імпортера цукерок  «Landrin»на територію України згідно з даними Державної митної служби України, наданих у відповідь на судовий запит.

Судом у задоволенні поданого клопотання про залучення до участі у справі у якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору  за первісним позовом на стороні відповідачів ТОВ «КЛОВ»відмовлено з наступних підстав. Представником ЗАТ «Ландрін»у заявленому клопотанні  не обґрунтовано яким чином рішення у справі може вплинути на права та обов’язки ТОВ «КЛОВ»щодо сторін у справі, оскільки в матеріалах справи відсутні докази того, що ТОВ «КЛОВ»здійснює імпорт цукерок «Landrin»на територію України  на момент розгляду спору (на даний час), натомість матеріали справи містять докази, що такий імпорт здійснювався протягом 2007-2008 років та заявником не надано доказів, що  між ним та ТОВ «КЛОВ»існують договірні відносини на даний час щодо здійснення ТОВ «КЛОВ»імпорту цукерок «Landrin»на територію України  на момент розгляду спору, а отже відсутні достатні підстави, передбачені ст.. 27 ГПК України для залучення ТОВ «КЛОВ»до участі у справі у якості  третьої особи без самостійних вимог на предмет спору  за первісним позовом на стороні відповідачів, враховуючи, що таке залучення не буде сприяти вирішенню справи по суті.

В судовому засіданні 10.08.10р. було оголошено перерву до 01.09.10р.

У судовому засіданні 01.09.2010 р. представником ТОВ «М 15»заявлено позов третьої особи з самостійними вимогами за зустрічним позовом, який подано через канцелярію суду. Позов третьої особи заявлено про визнання недійсною на території України належної СОРЕМАРТЕК С. А. міжнародної реєстрації № 798984 на торговельну марку повністю з моменту подання заявки на її реєстрацію та зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності направити до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності повідомлення про визнання недійсною на території України належної СОРЕМАРТЕК С. А. міжнародної реєстрації № 798984 на торговельну марку повністю з моменту подання заявки на її реєстрацію.

В судовому засіданні 01.09.10р. вказану позовну заяву прийнято до розгляду сумісно з первісним позовом та зустрічним позовом ЗАТ «Ландрін»та  відповідно до ст. 26 ГПК України залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет зустрічного позову ТОВ «М 15».

У зв’язку з необхідністю решти учасників процесу надати свої міркування з приводу заявлених ТОВ «М 15»позовних вимог в судовому засіданні оголошено перерву до 13.09.2010 р.

09.09.2010 р. через канцелярію суду відповідачем за первісним позовом –ЗАТ «Ландрін»було подане клопотання про залучення доказів до матеріалів справи, в якому містяться пояснення щодо наданих доказів. Надані докази залучені судом до матеріалів справи.

09.09.2010 р. через канцелярію суду відповідачем за первісним позовом –ЗАТ «Ландрін»було подане клопотання про виправлення технічної помилки в резолютивній частині зустрічної позовної заяви. Клопотання судом задоволено, з урахування чого зустрічні позовні вимоги заявлені про визнання недійсною на території України належної СОРЕМАРТЕК С. А. міжнародної реєстрації № 798984 на торговельну марку повністю від дати подання заявки та зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності направити до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності повідомлення про визнання недійсною на території України належної СОРЕМАРТЕК С. А. міжнародної реєстрації № 798984 на торговельну марку повністю від дати подання заявки.

У судовому засіданні 13.09.2010 р. представником СОРЕМАРТЕК С. А. надано письмові пояснення з приводу факту продажу на території Російської Федерації спірного товару в упаковці зміненого дизайну, а також надані усні заперечення з приводу позову третьої особи з самостійними вимогами за зустрічним позовом. Крім того, СОРЕМАРТЕК С. А. подано клопотання про залучення ТОВ «М 15»в якості відповідача за первісним позовом та уточнено позовні вимоги шляхом заявлення до ТОВ «М 15»вимог про заборону використовувати на території України позначення, схожого настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою за Міжнародною Реєстрацією № 798984, шляхом  зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу, продажу кондитерських виробів - вафельних цукерок з кокосовою начинкою та мигдалем ». Клопотання судом задоволено, ТОВ «М 15»залучено до участі  у справі в якості відповідача за первісним позовом та прийнято уточнені позовні вимоги, у зв’язку з чим у судовому засіданні оголошено перерву до 17.09.2010 р.   

16.09.2010 р. через канцелярію суду позивачем за зустрічним позовом подано письмові пояснення з приводу наданих ЗАТ «Ландрін»доказів та подано письмовий відзив на позов третьої особи з самостійними вимогами за зустрічним позовом.

16.09.10р. через канцелярію суду надійшли клопотання ТОВ «М15»та  ЗАТ «Ландрін»про відкладення розгляду справи, в зв’язку з неможливістю представників сторін взяти участь в судовому засіданні. Представники позивача за первісним позовом проти задоволення поданих клопотань заперечували.

Колегією суддів вирішено відмовити у задоволенні клопотань про відкладення розгляду справи, з огляду на те, що до клопотань не надано належних доказів, які підтверджують неможливість представників взяти участь  в судовому засіданні, а також враховуючи те, що юридична особа не позбавлена права на представництво своїх інтересів шляхом видачі довіреності будь-якій уповноваженій особі (доказом чого є участь у справі від імені ЗАТ «Ландрін»інших уповноважених представників, ніж Кочерга Д.О.), розгляд справи обмежений певними процесуальними строками, які на день розгляду справи є вичерпаними, а тому розгляд справи є можливим по суті за наявними в справі матеріалами.

Розглянувши подані учасниками процесу документи і матеріали, заслухавши пояснення повноважних представників сторін, всебічно і повно з’ясувавши всі фактичні обставини справи, на яких ґрунтуються позовні вимоги та подані заперечення, об’єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд   м. Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Компанія Соремартек С. А. (юридична особа за законодавством Бельгії) є власником торговельної марки за міжнародною реєстрацією від 20.02.2003 № 798984 для товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), а саме: кондитерські вироби (печиво, тістечка, цукерки тощо), шоколадні вироби, морозиво. Дія зазначеної міжнародної реєстрації поширюється на територію України з дати реєстрації, тобто з 20.02.2003 р.

ЗАТ «Ландрін»(відповідач-1 за первісним позовом) (юридична особа за законодавством Російської Федерації) здійснює виробництво кондитерських виробів - вафельних цукерок з кокосовою начинкою та мигдалем », що не заперечується сторонами у справі та іншими учасниками судового процесу.

Наявні у матеріалах справи докази свідчать про те, що продаж кондитерських виробів - вафельних цукерок з кокосовою начинкою та мигдалем »на території України здійснює Товариство з обмеженою відповідальністю «Баклажан»(юридична особа за законодавством України) (відповідач-2 за первісним позовом).

Крім того, матеріали справи містять докази того, що продаж кондитерських виробів - вафельних цукерок з кокосовою начинкою та мигдалем »на території України здійснює Товариство з обмеженою відповідальністю «М 15»(юридична особа за законодавством України) (відповідач-3 за первісним позовом).  

Вказані докази дають підстави колегії суддів стверджувати, що цукерки з кокосовою начинкою та мигдалем andrin»перебувають у вільному продажу (розповсюджуються) на території України.

Компанія Соремартек С. А. в обґрунтування заявлених позовних вимог посилається на те, що відповідач-1 за первісним позовом здійснює виробництво кондитерських виробів - вафельних цукерок з кокосовою начинкою та мигдалем », зовнішній вигляд та зображення яких відтворюють знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 798984, майнові права інтелектуальної власності на який належать позивачу за первісним позовом, який не надавав відповідачу-1 дозволу на використання вказаної торговельної марки, що є порушенням прав інтелектуальної власності позивача на зазначену торговельну марку. Обґрунтовуючи заявлені позовні вимоги до відповідачів 2 та 3 за первісним позовом, компанія Соремартек С. А. вказує, що здійснюючи зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу та продаж вказаного вище товару, відповідачі 2 та 3 також порушують майнові права інтелектуальної власності позивача на знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацію № 798984.   

З посиланням на ст. 494, 495 ЦК України, ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», позивач за первісним позовом з урахуванням уточнених позовних вимог просить суд:

- заборонити Закритому акціонерному товариству «Ландрін»використовувати на території України позначення, схоже настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 798984, а саме: здійснювати зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу, продаж, імпорт (ввезення) товару - кондитерських виробів (вафельних цукерок з кокосовою начинкою та мигдалем ») із нанесенням позначення, схожого настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 798984;

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Баклажан» використовувати на території України позначення, схоже настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 798984, шляхом  зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу, продажу кондитерських виробів - вафельних цукерок з кокосовою начинкою та мигдалем ndrin»;

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «М 15»використовувати на території України позначення, схоже настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою за Міжнародною Реєстрацією № 798984, шляхом  зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу, продажу кондитерських виробів - вафельних цукерок з кокосовою начинкою та мигдалем ».

Відповідач-1 за первісним позовом позову не визнав з підстав необґрунтованості заявлених позовних вимог та просив суд у його задоволенні відмовити. У свою чергу ЗАТ «Ландрін»(відповідач-1 за первісним позовом та позивач за зустрічним позовом) заявило зустрічні позовні вимоги, які мотивувало невідповідністю позначення за міжнародною реєстрацією № 798984, на яку компанія Соремартек С. А. посилається як на підставу своїх вимог за первісним позовом, умовам надання правової охорони в Україні через відсутність у нього розрізняльної здатності.

Відповідач-2 за первісним позовом зазначив про те, що дійсно здійснював продаж на території України кондитерських виробів (вафельних цукерок з кокосовою начинкою та мигдалем », проте на момент вирішення спору по суті припинив вказані дії, просив у задоволенні позовних вимог до нього відмовити.

Відповідач-3 надав суду докази того, що він дійсно здійснював продаж на території України кондитерських виробів (вафельних цукерок з кокосовою начинкою та мигдалем drin». Послався також на те, що між ним та відповідачем-1 за первісним позовом (ЗАТ «Ландрін») було укладено контракт № UC/2010-1 від 11.01.2010 р. на поставку спірної продукції на територію України, який станом на сьогоднішній день не виконується у зв’язку з наявністю спору між СОРЕМАРТЕК С. А. та ЗАТ «Ландрін». Відповідач-3 за первісним позовом позову не визнав з підстав необґрунтованості заявлених позовних вимог та просив суд у його задоволенні відмовити. У свою чергу ТОВ «М 15»(відповідач-3 за первісним позовом та третя особа, яка заявила самостійні вимоги на предмет спору за зустрічним позовом) заявило самостійні зустрічні позовні вимоги, які мотивувало невідповідністю позначення за міжнародною реєстрацією № 798984, на яку компанія Соремартек С. А. посилається як на підставу своїх вимог за первісним позовом, умовам надання правової охорони в Україні через відсутність у нього розрізняльної здатності.

Держдепартамент у судові засідання не з’явився, у поданому раніше суду відзиві (який міститься в матеріалах справи  т. 1, арк. 149-152) на первісний позов послався на необхідність доведення кожною стороною обставин, на які вона посилається як на підставу своїх вимог чи заперечень. Стосовно вимог до Держдепартаменту за зустрічним позовом, у письмовому відзиві Держдепартамент зазначив, що не порушував приписів чинного законодавства України при проведенні експертизи заявки на торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 798984, а відтак вказана торговельна марка відповідає визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки на неї, умовам надання правової охорони. У відзиві на апеляційну скаргу ЗАТ «Ландрін»на рішення Господарського суду міста Києва від 03.09.09р. (т.4, арк. 16-18) Держдепартамент зазначив, що рішення повністю відповідає вимогам чинного законодавства та просив відмовити у задоволенні апеляційної скарги. Аналогічну позицію Держдепартамент підтримав при подачі касаційної скарги на постанову Київського апеляційного господарського суду  від 15.06.09р. (т. 5, арк. 46-52).

Стосовно вимог третьої особи, яка заявила самостійні вимоги на предмет зустрічного позову, Держдепартамент відзиву не надав та свої міркування з приводу даного позову не висловив.  

Компанія Соремартек С. А. проти зустрічного позову та позову третьої особи, яка заявила самостійні вимоги на предмет спору за зустрічним позовом, заперечила з підстав їх необґрунтованості, вказавши на відповідність торговельної марки за оспорюваною міжнародною реєстрацією умовам надання правової охорони, а також на недоведення позивачем за зустрічним позовом ат третьою особою –ТОВ «М15»–наявності у них порушеного чи оспорюваного права, за захистом якого вони звернулися до суду. Більше того, компанія Соремартек С. А. вказала не необхідність застосування позовної давності до вимог про визнання недійсною належної їй міжнародної реєстрації, оскільки на думку компанії позивач за зустрічним позовом та третя особа –ТОВ «М 15»–такий строк пропустили.

Отже, причиною виникнення спору у справі є питання про наявність підстав для захисту прав компанії Соремартек С. А. як власника торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 798984, а також питання щодо відповідності згаданої торговельної марки позивача умовам надання правової охорони.    

Проаналізувавши матеріали справи, дослідивши у судовому засіданні всі обставини, що мають значення для справи, оцінивши подані сторонами докази, заслухавши пояснення повноважних представників сторін, господарський суд дійшов висновку про часткову обґрунтованість позовних вимог за первісним позовом і, відповідно, про його задоволення частково, та про необґрунтованість зустрічних позовних вимог та позову третьої особи з самостійними вимогами на предмет зустрічного позову, а відтак і про відмову у задоволенні як зустрічного позову, так і позову третьої особи з самостійними вимогами на предмет зустрічного позову, повністю з таких підстав.

 Компанія Соремартек С. А. (юридична особа за законодавством Бельгії) є власником торговельної марки за міжнародною реєстрацією від 20.02.2003 № 798984 для товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), а саме: кондитерські вироби (печиво, тістечка, цукерки тощо), шоколадні вироби, морозиво. Дія зазначеної міжнародної реєстрації поширюється на територію України з дати реєстрації, тобто з 20.02.2003 р. Знак за міжнародною реєстрацією № 798984 є об’ємним позначенням у вигляді об’єкту круглої форми з нерівною зовнішньою поверхнею. Правову охорону знаку надано в поєднанні кольорів: білого, відтінків білого (кремового), рожевого та бежевого.

Згідно з частиною першою статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 р. з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Статтею 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. встановлено, що: - умови подання заявки та реєстрації товарних знаків визначаються в кожній країні Союзу її національним законодавством; - знак, заявлений громадянином країни Союзу в будь-якій іншій країні Союзу, не може бути відхилений чи визнаний недійсним на підставі того, що він не був заявлений, зареєстрований чи відновлений в країні походження; - знак, який належним чином зареєстрований в будь-якій країні Союзу, розглядається як незалежний від знаків, зареєстрованих в інших країнах Союзу, включаючи країну походження.

За приписами статті 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Відповідно до статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Згідно з пунктами 1 та 2 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки; свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

За приписами пункту 4 статті 16 вказаного Закону використанням знака визнається нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Пунктом 5 цієї статті встановлено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти  іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Статтею 6 quinquies Паризької конвенції встановлено, що товарні знаки, що підпадають під дію цієї статті, можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними лише в таких випадках: (1) Якщо знаки можуть порушити права, набуті третіми особами в країні, де витребовується охорона; (2) Якщо знаки позбавлені будь-яких відмітних ознак  або складені виключно із знаків чи вказівок, що можуть застосовуватися у торгівлі для позначення виду, якості, кількості, призначення, вартості, місця походження продуктів чи дати їх виготовлення, або таких, що стали загальноприйнятими в повсякденній мові чи у добросовісних та узвичаєних торговельних звичаях країни, де витребовується охорона.

За приписами цієї ж статті, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака.

Підпунктом "а" пункту 1 статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»передбачено,  що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Позивач за первісним позовом як власник торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 798984 має право заборонити іншій особі (особам) використання в Україні позначень тотожних або схожих до ступеню змішування із знаком за міжнародною реєстрацією № 798984 стосовно кондитерських виробів (печива, тістечок, цукерок тощо), шоколадних виробів, морозива або товарів та послуг, споріднених з ними.

Отже, наявність чи відсутність у позначення, зареєстрованого як знак для товарів і послуг, розрізняльної здатності безпосередньо впливає на право інших суб'єктів господарювання добросовісно використовувати це позначення у власній діяльності.

Згідно пункту 3 постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-ХІІ "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Відповідно до пункту 1 статті 5 Закону № 3689 (в редакції за станом на 20.02.2003 р.) правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Абзацом другим пункту 2 статті 6 Закону № 3689 (за станом на 20.02.2003 р.) визначено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону, зокрема, позначення, які не мають розрізняльної здатності. При цьому відсутність розрізняльної здатності у позначення заявленого на реєстрацію означає, що це позначення звичайно не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання.  

Згідно ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»знак –це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до підпункту 4.3.1.4 пункту 4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116, до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться, зокрема, реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів.

Отже, для правильного вирішення даного спору по суті з урахуванням правових підстав та обсягу позовних вимог позивача за зустрічним позовом дослідженню підлягають межі правової охорони торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 798984 (щодо зображення знака та усього переліку відповідних товарів), істотні ознаки зображення та відповідність зареєстрованого позначення такій умові правової охорони як наявність розрізняльної здатності (притаманної знаку з моменту його створення або набутої внаслідок використання).

Висновком судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 03.12.2008 № 480, проведеної атестованим співробітником Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України, який суд вважає належним та допустимим доказом у справі, встановлено, що: - знак за міжнародною реєстрацією № 798984 є реалістичним зображенням товару, а саме цукерок у кокосовій стружці, проте являє собою зображення тривимірного об’єкту, який характеризується оригінальним зовнішнім виглядом; - позначення, зареєстроване як знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 798984, мало розрізняльну здатність на дату подання міжнародної заявки –20.02.2003 р. Використання знака за міжнародною реєстрацією № 798984 лише підсилює ступінь притаманної йому з моменту створення розрізняльної здатності; - зовнішній вигляд кондитерських виробів Товариства - вафельних цукерок з кокосовою начинкою та мигдальним горіхом "Landrin", наданих на дослідження, є схожим настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 798984; - використання в Україні торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 798984 шляхом рекламування та просування з дозволу позивача цукерок у кокосовій стружці, починаючи з 2002 року, підтверджується: договором ТОВ "Ферреро Україна" з ТОВ "Медіа Артс Україна" від 02.08.2004 (з додатками) на проведення рекламної компанії; додатками до договору від 29.09.2003 № 1/29-09-03 щодо виготовлення рекламної продукції; актами здачі-прийняття робіт (консалтингових послуг з розміщення реклами, розміщення реклами на телеканалах, послуг з адаптації та тиражування ТВ ролика "Рафаелло") за період з січня 2005 року по травень 2006 року; договором ТОВ "Ферреро Україна" і ТОВ "Орандж Україна" від 12.08.2004 № 12/08-04 про надання рекламних послуг та відповідними рахунками-фактурами; актом від 05.06.2004 надання послуг (реклама на телебаченні) за рахунками від вересня 2003 року - червня 2004 року; довідкою ТОВ "Медіа Хауз" стосовно розміщення реклами кондитерських виробів "Raffaello" на телевізійних каналах України; довідкою ТОВ "Моніторинг телебачення України" від 12.08.2008 на підтвердження трансляції рекламного ролику продукції "Raffaello" у 2002 році; відеозаписами рекламних роликів стосовно кондитерських виробів "Raffaello"; упаковкою кондитерських виробів "Raffaello"; довідками ТОВ "Ферреро Україна" щодо обсягів продажу продукції та витрат на рекламу за 2006-2008 роки.

Ст. 32 ГПК України встановлено, що доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги чи заперечення сторін. Ці дані встановлюються,  зокрема, висновками судових експертів. Однак висновок судового експерта не є для суду обов’язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленому ст. 43 ГПК України.    

Судом встановлено, що висновок судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 03.12.2008 № 480 містить докладний опис проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених запитань. Оцінивши Висновок за правилами ст. 43 ГПК України, суд не знайшов жодних обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи. Зважаючи на викладене, вказаний висновок слід вважати належним та допустимим доказом у справі.

З урахуванням наведеного, знак за міжнародною реєстрацією № 798984 є реалістичним зображенням товару, а саме цукерок у кокосовій стружці, проте являє собою зображення тривимірного об’єкту, який характеризується оригінальним зовнішнім виглядом ("завдяки особливому поєднанню форми, кольору, контуру та характеру виконання") та, відповідно, мав розрізняльну здатність на дату подання заявки –20.02.2003 р.

Викладене вище дає суду підстави для відхилення висновку про відсутність у позначення за спірною міжнародною реєстрацією розрізняльної здатності з огляду на те, що на території України, в тому числі й як республіки колишнього СРСР, протягом щонайменше декількох десятиріч до дати подання міжнародної заявки на знак за № 798984 (20.02.2003 р.) використовувались різними виробниками у виробництві кондитерських та шоколадних виробів, печива, тістечок та морозива: округла форма, обсипка поверхні виробу різноманітним дрібним інгредієнтом, поєднання різних кольорів (зокрема, білого, кремового, рожевого, бежевого тощо), що підтверджується наявними в матеріалах справи рецептами виробів, зображеннями готових виробів, довідками виробників тощо. Вказані обставини свідчать виключно про застосування іншими виробниками обсипки поверхні виробу різноманітним дрібним інгредієнтом, проте не спростовують оригінальності торговельної марки за спірною міжнародною реєстрацією, виконання нею функції знака для товарів і послуг, а саме можливості відрізнити за допомогою неї (торговельної марки) кондитерських виробів позивача за первісним позовом від кондитерських виробів округлої форми з обсипкою дрібним інгредієнтом інших виробників.    

Судом встановлено, що за висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 20.05.2009 р.  № 2490: - знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 798984 на дату подання міжнародної заявки про його реєстрацію (20.02.2003 р.) був реалістичним зображенням товарів, для позначення яких його зареєстровано, а саме: печива (тістечок), кондитерських виробів, шоколадних виробів та морозива округлої форми, поверхня яких прикрашена обсипкою з дрібного інгредієнту; - позначення, зареєстроване як знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 798984, не мало розрізняльної здатності стосовно товарів 30 класу МКТП: печиво (тістечка), кондитерські вироби, шоколадні вироби, морозиво з моменту його створення. Позначення, зареєстроване як знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 798984, не набуло розрізняльної здатності стосовно згаданих товарів 30 класу МКТП на дату подання міжнародної заявки про його реєстрацію (20.02.2003 р.) на території України щодо продукції його власника.

Вказаний висновок від 20.05.2009 р. № 2490 не може бути покладений в основу судового рішення у даній справі, оскільки містить висновки, які суд вважає необґрунтованими та такими, що не узгоджують з іншими доказами у справі.  

Зокрема, посилання експерта на те, що кругла (округла) форма, нерівна зовнішня поверхня (зокрема, внаслідок використання різноманітних обсипок), використання поєднання кольорів (зокрема, білого, відтінків білого (кремового), рожевого, бежевого тощо) не є оригінальними, часто використовуються у виробництві кондитерських виробів, шоколадних виробів, морозива та є характерними для цих товарів - товарів, для маркування яких спірний знак призначено, а також на те, що знак за міжнародною реєстрацією № 798984 внаслідок використання характерних ознак сприймається як реалістичне зображення будь-якого товару з охоронюваного переліку: кондитерського чи шоколадного виробу (печива, тістечка, цукерки тощо), або морозива  - круглої форми з обсипкою, не узгоджується з наявними у матеріалах справи доказами, які свідчать про набуття спірним позначенням розрізняльної здатності внаслідок його використання. Використання в Україні торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 798984 шляхом рекламування та просування з дозволу позивача цукерок у кокосовій стружці, починаючи з 2002 року, підтверджується: договором ТОВ "Ферреро Україна" з ТОВ "Медіа Артс Україна" від 02.08.2004 (з додатками) на проведення рекламної компанії; додатками до договору від 29.09.2003 № 1/29-09-03 щодо виготовлення рекламної продукції; актами здачі-прийняття робіт (консалтингових послуг з розміщення реклами, розміщення реклами на телеканалах, послуг з адаптації та тиражування ТВ ролика "Рафаелло") за період з січня 2005 року по травень 2006 року; договором ТОВ "Ферреро Україна" і ТОВ "Орандж Україна" від 12.08.2004 № 12/08-04 про надання рекламних послуг та відповідними рахунками-фактурами; актом від 05.06.2004 надання послуг (реклама на телебаченні) за рахунками від вересня 2003 року - червня 2004 року; довідкою ТОВ "Медіа Хауз" стосовно розміщення реклами кондитерських виробів "Raffaello" на телевізійних каналах України; довідкою ТОВ "Моніторинг телебачення України" від 12.08.2008 на підтвердження трансляції рекламного ролику продукції "Raffaello" у 2002 році; відеозаписами рекламних роликів стосовно кондитерських виробів "Raffaello"; упаковкою кондитерських виробів "Raffaello"; довідками ТОВ "Ферреро Україна" щодо обсягів продажу продукції та витрат на рекламу за 2006-2008 роки.  

Відтак, оскільки призначенням торговельної марки є можливість відрізняти товари її власника від товарів інших осіб, а торговельна марка позивача за первісним позовом виконує вказану функцію, що доведено під час розгляду справи, у суду відсутні підстави вважати її такою, що не має розрізняльної здатності та такою, що не набула її внаслідок використання.

Отже, на підставі вказаних вище наявних у матеріалах справи доказів суд приходить до висновку, що позивачем за первісним позовом не доведено того, що торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 798984 не має розрізняльної здатності та не набула такої внаслідок використання, а відтак не доведено тієї підстави невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони, на яку ЗАТ «Ландрін»посилається як на підставу своїх вимог за зустрічним позовом.

З аналогічних підстав суд приходить до висновку і про відмову у задоволенні позову третьої особи, яка заявила самостійні вимоги на предмет зустрічного позову –ТОВ «М 15», оскільки вказана особа в обґрунтування вимог за своїм позовом посилалася на ті ж обставини та докази, що і ЗАТ «Ландрін»у зустрічному позові, які вже були досліджені та оцінені судом вище.  

Більше того, позивачем за зустрічним позовом не обґрунтовано, за захистом якого саме порушеного чи оспорюваного права чи охоронюваного законом інтересу він звернувся до суду, заявивши зустрічні позовні вимоги до компанії Соремартек С. А.

Посилання ЗАТ «Ландрін»на укладений між ним та Товариством з обмеженою відповідальністю «М 15»контракт № UC/2010-1 від 11.01.2010 р. на поставку спірної продукції на територію України, який на думку ЗАТ «Ландрін»вказує на  заінтересованість поставок своєї продукції на територію України, не може вважатися доказом наявності у ЗАТ «Ландрін»порушеного чи оспорюваного права та/або охоронюваного законом інтересу, за захистом якого воно звернувся до суду із зустрічним позовом. Зустрічний позов подано ЗАТ «Ландрін»04.07.2008 р., а тому саме на цю дату у позивача за зустрічним позовом вже мало бути порушене право, за захистом якого він звернувся до суду, причому таке порушене право мало виникнути до дати подання зустрічного позову, а тому укладення ЗАТ «Ландрін  контракту № UC/2010-1 лише 11.01.2010 р. жодним чином не обґрунтовує того, яке ж порушене право намагалося захистити ЗАТ «Ландрін», подавши зустрічний позов у 2008 р.

Більше того, суд враховує, що вказаний контракт укладений ЗАТ «Ландрін»з порушенням заборони на виготовлення та реалізацію цукерок Landrin waferatto classic на території Російської Федерації, яка встановлена рішеннями судів Російської Федерації. 29.02.2008 р. Арбітражним судом м. Москви було прийнято рішення, яким ЗАТ «Ландрін»заборонялось використовувати товарний знак № 798984 шляхом введення в цивільний обіг товарів в пакуванні, на якому розміщено позначення схоже до ступеня змішування з товарним знаком № 798984. Також ЗАТ «Ландрін»заборонялось використовувати товарний знак № 798984 при виготовленні та введенні в обіг вафельних цукерок з кокосовою начинкою та мигдальним горіхом «Landrin», на яких використано позначення, схоже до ступеня змішування з товарним знаком № 798984.

Постановою Дев’ятого арбітражного апеляційного суду від 04.05.2008 р. вищевказане рішення Арбітражного суду м. Москви було залишено без змін. Крім того, вищезазначені судові рішення були залишені без змін постановою Вищого арбітражного суду Російської Федерації від 14.04.2009 р.

Відсутнє обґрунтування порушеного та/або оспорюваного права, за захистом якого відбулося звернення до суду, і з боку ТОВ «М 15», яке заявило самостійні вимоги на предмет зустрічного позову. Посилання вказаної особи на укладений між нею та ЗАТ «Ландрін» контракт № UC/2010-1 від 11.01.2010 р. на поставку спірної продукції на територію України, суд не вважає доказом наявності у ТОВ «М 15»порушеного чи оспорюваного права та/або охоронюваного законом інтересу, за захистом якого воно звернулося до суду. Вказаний контракт був укладений вже у процесі розгляду спору між ЗАТ «Ландрін»та СОРЕМАРТЕК С. А. у суді, про який згідно пояснень представника ТОВ «М 15»останнє було обізнане, жодних фактичних дій, спрямованих на виконання контракту його сторонами вчинено не було. Крім того, укладення вказаного контракту жодним чином не свідчить про порушення з боку СОРЕМАРТЕК С. А. (саме вказана компанія є відповідачем за позовом третьої особи) прав та/або охоронюваних законом інтересів ТОВ «М 15».         

На підставі викладеного суд не вбачає ні у ЗАТ «Ландрін», ні у ТОВ «М 15»порушеного чи оспорюваного права та/або охоронюваного законом інтересу, за захистом якого вказані особи звернулися до суду.  

Більше того, навіть з урахуванням намагання ЗАТ «Ландрін»та ТОВ «М 15»довести наявність у них порушеного чи оспорюваного права та/або охоронюваного законом інтересу, за захистом якого вказані особи звернулися до суду, відповідачем за зустрічним позовом –компанією Соремартек С. А. заявлено про необхідність застосування позовної давності до вимог про визнання недійсною міжнародної реєстрації № 798984 з посиланням на те, що торговельна марка за спірною міжнародною реєстрацією зареєстрована 20.02.2003 р. і саме з цієї дати дана міжнародна реєстрація діє на території України, а отже вимоги про визнання її недійсною, заявлені позивачем за зустрічним позовом у 2008 р. та третьою особою (ТОВ «М 15») у 2010 р. слід вважати такими, що заявлені з пропуском строку позовної давності.

Згідно п. 4 Перехідних та прикінцевих положень ЦК України Цивільний   кодекс  України  застосовується  до  цивільних відносин, що виникли після набрання ним чинності. Щодо  цивільних відносин,  які виникли  до  набрання  чинності Цивільним кодексом України, положення цього Кодексу застосовуються до тих прав і обов'язків,  що  виникли  або продовжують існувати після набрання ним чинності. Пунктом шостим цих положень визначено, що правила  Цивільного  кодексу  України про позовну давність
застосовуються до позовів,  строк пред'явлення яких,  встановлений законодавством, що діяло раніше, не сплив до набрання чинності цим Кодексом.

Згідно зі статтею 71 Цивільного кодексу Української РСР, який діяв до набрання чинності ЦК України, загальний строк для захисту права за позовом особи, право якої порушено (позовна давність), встановлювався в три роки. За приписами статті 74 Цивільного кодексу Української РСР перебіг строку позовної давності починається з дня виникнення права на позов. Право на позов виникає з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права.

Дата реєстрації знака за оскаржуваною міжнародною реєстрацією № 798984 - 20 лютого 2003 року. Згідно частини (4) статті 3 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року Міжнародне бюро [Всесвітньої організації інтелектуальної власності] негайно повідомляє про цю реєстрацію зацікавленим відомствам. Зареєстровані знаки публікуються у періодичному журналі, що видається Міжнародним бюро, на основі даних, що містяться у заявці на реєстрацію. Отже, про те, що торговельна марка за спірною реєстрацією зареєстрована та діє на території України, позивач за зустрічним позовом з урахуванням наведених вище приписів чинного законодавства України повинен був дізнатися з моменту публікації відомостей про це у періодичному журналі, що видається Міжнародним бюро (тобто з 20 лютого 2003 року). Відтак для позивача перебіг строку позовної давності за вимогами про визнання недійсною міжнародної реєстрації № 798984 почався з 20.02.2003 р. і не сплив до набрання чинності ЦК України, тобто до 01.01.2004 р. (згідно зі статтею 71 Цивільного кодексу Української РСР, який діяв до набрання чинності ЦК України, загальний строк для захисту права за позовом особи, право якої порушено (позовна давність), встановлювався в три роки).

Отже, до позовної давності за вимогами про визнання недійсною міжнародної реєстрації підлягають застосуванню правила ЦК України, який набрав чинності 01.01.2004 р.

Відповідно до ст. 256 ЦК України позовна давність - це строк,  у  межах  якого  особа  може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

За приписами ст. 257 ЦК України загальна позовна давність встановлюється тривалістю у  три роки. На вимоги про визнання недійсною міжнародної реєстрації № 798984 поширюються правила про загальну позовну давність, оскільки такі вимоги не віднесені законом до вимог, до яких може бути застосована спеціальна позовна давність (ст. 258 ЦК України), так само як і вказані вимогами не віднесені законом до вимог, на які позовна давність не поширюється (ст. 268 ЦК України).

Згідно ст. 261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня,  коли особа
довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Як встановлено судом, дата реєстрації знака за оскаржуваною міжнародною реєстрацією № 798984 - 20 лютого 2003 року. Згідно частини (4) статті 3 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року Міжнародне бюро [Всесвітньої організації інтелектуальної власності] негайно повідомляє про цю реєстрацію зацікавленим відомствам. Зареєстровані знаки публікуються у періодичному журналі, що видається Міжнародним бюро, на основі даних, що містяться у заявці на реєстрацію.

Отже, про те, що торговельна марка за спірною реєстрацією зареєстрована та діє на території України, позивач за зустрічним позовом з урахуванням наведених вище приписів чинного законодавства України повинен був дізнатися з моменту публікації відомостей про це у періодичному журналі, що видається Міжнародним бюро (тобто з 20 лютого 2003 року). Відтак для позивачів перебіг строку позовної давності за вимогами про визнання недійсною міжнародної реєстрації № 798984 почався з 20.02.2003 р. та з урахуванням положень ст. 257 ЦК України про загальний строк позовної давності сплив 20.02.2006 р. Отже, заявлення позовних вимог про визнання недійсною міжнародної реєстрації № 798984 у 2008 р. зроблено позивачем за зустрічним позовом та у 2010 р. третьої особою (ТОВ «М 15») з пропуском строку позовної давності. При цьому ні позивачем за зустрічним позовом, ні третьою особою (ТОВ «М 15») не подано суду доказів поважності причин пропущення  позовної давності.

Згідно ч. 3 ст. 267 ЦК України позовна  давність  застосовується  судом  лише  за  заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення.

Компанія Соремартек С. А. до винесення судом рішення заявила про необхідність застосування позовної давності до вимог про визнання недійсною міжнародної реєстрації № 798984.

Відповідно до ч. 4 ст. 267 ЦК України сплив  позовної  давності,  про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Отже, з урахуванням викладених вище обставин щодо недоведення позивачем за зустрічним позовом та третьою особою (ТОВ «М 15») за своїм самостійним позовом невідповідності торговельної марки за спірною міжнародною реєстрацією умовам надання правової охорони, а також з урахуванням пропуску позивачем за первісним позовом та третьою особою (ТОВ «М 15») строку позовної давності за вимогами про визнання вказаної міжнародної реєстрації недійсною, про застосування якої заявлено СОРЕМАРТЕК С. А. до винесення рішення зі спору, суд приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення як зустрічних позовних вимог, так самостійних вимог ТОВ «М 15»на предмет зустрічного позову.

Водночас з урахуванням дії на території України міжнародної реєстрації № 798984, її власник має визначене ст. 495 ЦК України, ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання. При цьому згідно п. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»компанія Соремартек С. А. як власник торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 798984 має виключне право забороняти  іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Позивач за первісним позовом як власник торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 798984 має право заборонити іншій особі (особам) використання в Україні позначень тотожних або схожих до ступеню змішування із знаком за міжнародною реєстрацією № 798984 стосовно кондитерських виробів (печива, тістечок, цукерок тощо), шоколадних виробів, морозива або товарів та послуг, споріднених з ними.

За приписами пункту 4 статті 16 вказаного Закону використанням знака визнається нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Судом встановлено, що ЗАТ «Ландрін»(відповідач-1 за первісним позовом) здійснює виробництво кондитерських виробів - вафельних цукерок з кокосовою начинкою та мигдалем »(іменуються також Landrin waferatto classic), які перебувають у вільному продажу (розповсюджуються) на території України.

За даними Державної митної служби України (лист від 14.07.2010 р.) у період з 01.01.2007 р. по 31.12.2008 р. в Україні здійснювалося митне оформлення товару –кондитерських виробів вафельних цукерок з кокосовою начинкою »виробництва ЗАТ «Ландрін». Як вбачається з наданої Державною митною службою України статистичної інформації, протягом вказаного періоду в Україну ввозився товар - вафельні цукерки з кокосовою начинкою »виробництва ЗАТ «Ландрін»(країна походження та відправлення –Російська Федерація); відправник –ЗАТ «Ландрін»(193079, Санкт-Петербургб Октябрьская наб., 104/41 лит. Л, Росія); одержувач –ТОВ «КЛОВ»(01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9).

В матеріалах справи міститься також контракти No. UKR/2007-1 від 18.07.2007 р. та No. UKR/2008-2 від 28.03.2008 р., укладені між ЗАТ «Ландрін»(Продавець) та ТОВ «КЛОВ» (Покупець), за умовами яких здійснювалася поставка спірного товару на територію України.  

Наявні у матеріалах справи докази свідчать про те, що продаж кондитерських виробів - вафельних цукерок з кокосовою начинкою та мигдалем »на території України здійснюють Товариство з обмеженою відповідальністю «Баклажан»(відповідач-2 за первісним позовом) та Товариство з обмеженою відповідальністю «М 15»(відповідач-3 за первісним позовом).

У матеріалах справи міститься фіскальний чек № 0154 від 14.03.2008 р., яким підтверджується факт продажу кондитерських виробів - вафельних цукерок з кокосовою начинкою та мигдалем » на території України Товариством з обмеженою відповідальністю «Баклажан»(відповідачем-2 за первісним позовом). Крім того, представником відповідача-2 було надано договір поставки № 3086/07 від 31.12.2006 р. та додаткову угоду № 1 від 03.12.2007 р. до вказаного договору, згідно яких постачальник –ТОВ «Асканія Дістріб’юшн»передає, а покупець –ТОВ «Баклажан»приймає та оплачує на умовах та в порядку, визначених даним Договором товар (продукти харчування) в асортименті відповідно до специфікації (Додаток № 1) (серед яких був товар - вафельні цукерки з кокосовою начинкою та мигдалем ») та накладних, виходячи з наявного товару на складі Постачальника. Строк дії до 31.12.2007. Продовжено додатковою угодою до 31.12.2008 р.

Стосовно ТОВ «М 15»(відповідача-3) за первісним позовом, то продаж ним спірного товару на території України підтверджується наданими вказаним підприємством договорами.

Згідно договору поставки № 02/01-07 М-БП від 02.01.2007 р. постачальник –ТОВ «М15»зобов’язується систематично постачати і передавати у власність покупця - Приватного підприємства «Берта Плюс»Товар, а Покупець зобов’язується приймати цей Товар та своєчасно оплачувати його вартість, на умовах, викладених у даному Договорі. Строк дії –до 31.12.2007 з автоматичною пролонгацією на рік.

За договором поставки № 02/01-09М-БП від 02.01.2009 р. постачальник –ТОВ «М15»зобов’язується систематично постачати і передавати у власність Покупця –ПП «Берта Плюс» Товар, а Покупець зобов’язується приймати цей Товар та своєчасно оплачувати його вартість, на умовах, викладених у даному Договорі. Строк дії до 31.12.2009 р.

За умовами договору поставки № 1300 від 01.01.2007 р. постачальник –ТОВ «М15»зобов’язується передати у власність Покупця - ТОВ «Фоззі-Фуд», а Покупець прийняти та оплатити Товар відповідно до умов Договору, у відповідності до Замовлення, супровідної документації і прийнятих Сторонами змін і доповнень до Договору, що є невід’ємною частиною даного договору. Строк дії до 31.12.2007 р з автоматичною пролонгацією.

Згідно договору поставки № П656 від 29.10.2007 р. постачальник –ТОВ «М15»зобов’язується поставляти Покупцеві - ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.»в зазначену ним торгову точку та/або склад Покупця продукцію, а Покупець зобов’язується приймати та оплачувати продукцію, перелічену в Специфікації (додаток № 2) до Договору та замовлену в обсягах і на умовах, передбачених даним Договором, з метою її наступного перепродажу та реалізації від свого імені кінцевим споживачам. Строк дії до 31.12.2017 р.

За договором № 336 від 01.01.2008 р. постачальник –ТОВ «М15»зобов’язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, та у відповідності з Замовленням Покупця - ДП «Терра-Трейд»поставити Товар, а Покупець зобов’язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, прийняти Товар і оплатити його вартість, за цінами зазначеними в накладній та які не можуть перевищувати цін, узгоджених в Специфікації. Строк дії до 31.12.2008. Продовжено до 31.12.2009 р. Додатковою угодою № 1 від 30.12.2008 р.

Крім того, між ТОВ «М 15»та ЗАТ «Ландрін» було укладено контракт No. UC/2010-1 від 11.01.2010 р., за умовами якого Продавець (ЗАТ «Ландрін») зобов’язується передати цукерки вафельні з начиненням у власність Покупця (ТОВ «М 15»), а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар (строк дії до 31.12.2010 р.), щодо якого у матеріалах справи відсутні докази про його виконання сторонами.

Судом встановлено, що відповідач-1 за первісним позовом вчиняє дії, які за приписами пункту 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»визнаються використанням знака, зокрема, виготовляє товар із нанесенням позначення, схожого з торговельною маркою СОРЕМАРТЕК С. А. за міжнародною реєстрацією № 798984, упаковку, в якій міститься такий товар, зберігає такий товар із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонує його для продажу, продає, експортує (вивозить); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано, проте такі дії вчиняються ним на території Російської Федерації. Водночас згідно з преамбулою Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні.

Відтак з урахуванням територіального принципу дії прав на торговельну марку, вказана обставина (вчинення дій, які кваліфікуються як використання торговельної марки, поза межами території України) унеможливлює застосування до ЗАТ «Ландрін»приписів ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», тобто унеможливлює кваліфікацію його дій як порушення прав СОРЕМАРТЕК С. А. на торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 798984 на території України до того моменту, поки не буде доведено факту вчинення таких дій (використання знака) безпосередньо ЗАТ «Ландрін»на території України.   

Водночас відповідач-2 за первісним позовом на момент розгляду справи по суті здійснював зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу та продаж спірного товару, тим самим порушив майнові права інтелектуальної власності позивача на знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацію № 798984.

Відповідач-3 також здійснював зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу та продаж спірного товару, тим самим порушив майнові права інтелектуальної власності позивача на знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацію № 798984.

Отже, судом встановлено, що відповідачі 2 та 3 за первісним позовом здійснювали зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу та продаж кондитерських виробів - вафельних цукерок з кокосовою начинкою та мигдалем », зовнішній вигляд та зображення яких відтворюють знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 798984, майнові права інтелектуальної власності на яку належать позивачу за первісним позовом, який не надавав відповідачам дозволу на використання вказаної торговельної марки, що є порушенням прав інтелектуальної власності позивача на зазначену торговельну марку.

Згідно ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»будь-яке  посягання  на   права    власника    свідоцтва, передбачені  статтею  16  цього  Закону, в тому числі вчинення без згоди  власника  свідоцтва  дій,  що  потребують  його  згоди,  та готування до вчинення  таких  дій,  вважається  порушенням  прав власника  свідоцтва,  що тягне за собою відповідальність згідно з чинним  законодавством  України.

На вимогу власника свідоцтва таке порушення  повинно бути припинено.

Відповідно до ст. 21 вказаного Закону захист  прав  на  знак  здійснюється, зокрема,  у судовому порядку. Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори
про порушення прав власника свідоцтва.

Відповідно до ст. 49 ГПК України стороні, на користь якої відбулося рішення, господарський суд відшкодовує державне мито за рахунок другої сторони, а також витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, господарський суд має право покласти на неї державне мито незалежно від результатів вирішення спору.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 24, 27, 33, 38, 43, 49, 82-85 ГПК України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов компанії Соремартек С. А.»задовольнити частково.

2. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Баклажан» (01014, м. Київ, вул.. Бастіонна, 10, код ЄДРПОУ  32308027, п/р № 26008005875401 в ВАТ «Сведбанк»м. Києва, МФО 300164) використовувати на території України позначення, схоже настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 798984, шляхом  зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу, продажу кондитерських виробів - вафельних цукерок з кокосовою начинкою та мигдалем ».

3. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «М 15»(Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 8, код ЄДРПОУ 31593859, п/р № 26006001309706 в ЗАТ «ОТП Банк», МФО 300528) використовувати на території України позначення, схоже настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 798984, шляхом  зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу, продажу кондитерських виробів - вафельних цукерок з кокосовою начинкою та мигдалем ».

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Баклажан» (01014, м. Київ, вул.. Бастіонна, 10, код ЄДРПОУ  32308027, п/р № 26008005875401 в ВАТ «Сведбанк»м. Києва, МФО 300164), а у випадку відсутності коштів - з будь-якого іншого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, на користь компанії Соремартек С. А. (102, Древ де л’Арк-ан-Сьєль, Б-6700 ШОПАХ-АРЛОН, Бельгія, дані щодо рахунків відсутні) 42,50 (сорок дві) грн. 50 коп. витрат по сплаті  державного мита та 69 (шістдесят дев’ять) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

5. Стягнути  Товариства з обмеженою відповідальністю «М 15»(Київська обл., м. Вишневе, вул.. Київська, 8, код ЄДРПОУ 31593859, п/р № 26006001309706 в ЗАТ «ОТП Банк», МФО 300528), а у випадку відсутності коштів - з будь-якого іншого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення на користь компанії Соремартек С. А. (102, Древ де л’Арк-ан-Сьєль, Б-6700 ШОПАХ-АРЛОН, Бельгія, дані щодо рахунків відсутні), 42,50 (сорок дві) грн. 50 коп. витрат по сплаті  державного мита та 69 (шістдесят дев’ять) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

6. У задоволенні решти позовних вимог за первісним позовом відмовити.

7. У задоволенні зустрічного позову Закритого акціонерного товариства «Ландрін»про визнання недійсною на території України належної СОРЕМАРТЕК С. А. міжнародної реєстрації № 798984 на торговельну марку повністю від дати подання заявки та зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності направити до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності повідомлення про визнання недійсною на території України належної СОРЕМАРТЕК С. А. міжнародної реєстрації № 798984 на торговельну марку повністю від дати подання заявки відмовити.

8. У задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю «М 15»про визнання недійсною на території України належної СОРЕМАРТЕК С. А. міжнародної реєстрації № 798984 на торговельну марку повністю від дати подання заявки та зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності направити до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності повідомлення про визнання недійсною на території України належної СОРЕМАРТЕК С. А. міжнародної реєстрації № 798984 на торговельну марку повністю від дати подання заявки відмовити.

9. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

10. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

Головуючий суддя:Е. О. Шевченко

СуддяГ. П. Бондаренко

СуддяО. В. Мандриченко